Qué sucede con el Registro de Marcas y la OEPM

Qué sucede con el Registro de Marcas y la OEPM

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Pablo Maza, abogado especializado en marcas y propiedad industrial.

Me extraña que no haya información sobre esto en ningún lugar. Nadie habla de lo que sucede con el registro de marcas y la OEPM. Los registros se han vuelto difíciles, complicados y en ocasiones incomprensibles. ¿Por qué? Pues porque la OEPM ha decidido aplicar la Ley de Marcas con un criterio muy pero que muy restrictivo, ahora casi todo es prohibición absoluta art. 5 de la Ley de Marcas, y ya casi no dejamos pie a las oposiciones de terceros que puedan considerar sus derechos infringidos.

Los criterios de prohibición en el registro de Marcas están cambiando

La importancia de la distintividad en los signos distintivos de la Marca o Nombre comercial

Antes de alarmarnos, ¿esto qué significa? Te lo aclaro, que si estás a punto de solicitar un registro de marca o de nombre comercial sin haber hecho los deberes, investigación, viabilidad, estudio de los signos distintivos y de los demás criterios a tener en cuenta según la Ley de Marcas, entonces te deseo mucha suerte en el registro, porque el que la intenta con una venda en los ojos, ya no tiene tanta suerte como en los registros anteriores al 2015, donde puedes encontrar muchos ejemplos que te pueden hacer pensar que tendrás la misma suerte…

El criterio de Prohibición Absoluta de la Ley de Marcas se endurece

El suspenso de Fondo por Prohibición Absoluta

En los últimos meses he visto solicitudes de marcas morir en una notificación de suspenso de fondo por prohibición absoluta. También es verdad que la gente ha aumentado su confianza y temeridad a la hora de solicitar registros de nuevas marcas y nombres comerciales, lo que ha hecho que las ‘tortas’ y golpes de realidad se incrementen. Si estás leyendo esto en un momento en el que has solicitado una marca que pueda ser motivo de prohibición absoluta por ser genérica, descriptiva y en general, por falta de carácter distintivo (sobre este concepto puedes leer aquí el mejor post explicativo que he publicado).

registro de marcas
Ejemplo de estructuras empresariales con algunas de las marcas más grandes y valoradas del mundo. Aquí puede verse como la buena estructura permite crecer y potenciar las demás marcas del grupo con la autoridad de las más grandes.

Qué es la falta de carácter distintivo de una Marca o Nombre Comercial

Cuando en el derecho de marcas se habla de falta de carácter distintivo, se está haciendo alusión tanto a la falta aptitud diferenciadora o ausencia de capacidad distintiva como al déficit de singularidad, que recaen sobre el signo que se está considerando. La falta de carácter distintivo es lo que definirá Suspenso por prohibición absoluta o que la marca o nombre comercial finalmente cumpla requisitos para conceder su registro.

Este tipo de prohibición destaca la capacidad distintiva en general como una nota básica del signo que aspira a ser marca y con el 5.1 c) (referido a la falta de aptitud de ciertos signos para formar por sí solos una marca como consecuencia de su hipotético carácter descriptivo con respecto a los productos o servicios a cubrir).

La OEPM tiene tutoriales que te explican sobre la interpretación de la Ley, pero ¿y qué?

Nos hemos acostumbrado a pensar que todo lo que hay en internet y encontramos en la primera página de resultados de Google, es la verdad absoluta. Pero no es tan fácil. En ocasiones los propios profesionales del sector legal que nos dedicamos con exclusividad a una materia nos vemos obligados a revisar las resoluciones de otros casos similares, la jurisprudencia (sentencias) de otros conflictos de marcas, y en general, lo que vengo a querer decir es que, las cosas son cada vez más complejas porque el mercado crece y cada vez hay más empresas y profesionales compitiendo por dominar un mismo mercado, perfil de público objetivo o nicho de servicios o productos.

Los signos deben tener un carácter distintivo suficiente

Llegados hasta aquí, no aconsejo tirarse a la piscina sin estar seguros de que hemos hecho una investigación de viabilidad, un control de signos anteriores, un control (por supuesto) del carácter distintivo de la marca o nombre comercial que se va a registrar, y si no se ha hecho todo esto, entonces planificar qué usos de marca se van a hacer con los signos para garantizar o cuanto menos asegurar las pruebas que nos permitan pelear las futuras Alegaciones u Oposición cuando nos notifiquen un suspenso de fondo.

De lo contrario, pasa lo que venimos viendo en el despacho de Intelectual Abogados (la firma de abogados especialistas de la que soy fundador), que son marcas que requieren que se las defienda ante suspensos de fondo por no cumplir con los requisitos para acceder al registro de marcas de la OEPM, y por ello, hay que partirse los cuernos luego defendiendo los derechos de nuestros clientes. Que no es que no me guste hacerlo, por supuesto, y más cuando confían en mi trabajo. Pero me gustaría trabajar con ellos en otras fases más avanzadas de sus proyectos, por ejemplo, cuando un competidor les imita en el mercado o utiliza los signos de sus marcas sin autorización o cesión de marca.

Si has recibido un suspenso de forma o fondo al registro de una marca o nombre comercial, puedes contactar conmigo más abajo.

Hasta aquí mi opinión sobre los suspensos de fondo actuales al registro de marcas en la OEPM.

El Suspenso de Fondo en el Registro de Marcas

La Prohibición absoluta al registro de marca se aplica a todos los signos

Puede ser que te encuentres en la necesidad de defenderte de un suspenso de fondo, por a continuación tienes información técnica sobre la prohibición absoluta en el suspenso de fondo del registro de una Marca.

Hay que destacar que si bien la prohibición es aplicable a todo tipo de signos, se manifiesta especialmente en relación con algunos, como las marcas tridimensionales, las marcas constituidas por un único color o por una combinación de colores.

Qué dice la jurisprudencia sobre el Suspenso por prohibición al registro de marcas

Según la interpretación judicial de la ley y las circunstancias que suponen la prohibición del registro de la marca por incompatibilidad absoluta, encontramos los siguientes criterios:

  1. Debe considerarse suficiente que el signo tenga un carácter distintivo mínimo. La aplicación concreta de este criterio tiene que ser necesariamente polémica y discutible en algunos supuestos. El nivel exigido tiene que ser el mínimo necesario e imprescindible para que la marca opere normalmente en el mercado. No se aceptarían marcas ni excesivamente simples ni excesivamente complejas.
  2. El carácter distintivo debe apreciarse en relación con los productos o servicios concretos solicitados. De este modo, el mismo signo puede tener carácter distintivo en relación con unos productos pero carecer de dicho requisito en relación con otros. Este aspecto es destacado por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el caso Postkantoor asunto C-363/99. Para apreciar el carácter distintivo debe tenerse en cuenta la percepción del público al que se dirige el producto, constituido por el consumidor de tales productos o servicios. Generalmente debe partirse de la percepción del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
  3. El carácter distintivo no depende de la originalidad del signo o de su aspecto inhabitual o llamativo. Debemos aquí recordar que, como ya se ha señalado, no es necesario que la marca constituya una creación.

El Suspenso por prohibición absoluta al registro de Marca y Nombre según la OAMI, actual EUIPO (Oficina Europea de la Propiedad Intelectual), considera que las marcas que pueden ser consideradas como carentes de capacidad distintiva son tanto aquellas que pueden ser consideradas como descriptivas como aquellas excesivamente simples o excesivamente complejas. Asimismo serían inaceptables por prohibición absoluta para el registro de marcas y nombres comerciales, las formadas por representaciones usuales de elementos en las que no se ha incorporado ningún elemento caprichoso o especial. En el caso de marcas formadas por un color sí puede considerarse que es un color primario (a salvo de poder calificarse el supuesto como de distintividad adquirida por el uso).

Más sobre el carácter distintivo en Registro de Marcas en la práctica (en vídeo)

En este vídeo en mi canal de Youtube hablo sobre los casos más comunes cuando una empresa a creado una marca y luego se encuentra con dificultades para su registro por culpa de los distintos tipos de prohibiciones. Estoy seguro de que amplias tu conocimiento y resuelves tus dudas con él:

 

También puedes ver un vídeo en el que explico el caso práctico de riesgo de confusión entre dos marcas casi idénticas. Es un ejemplo de cómo la distintividad de una marca podría evitar conflictos parecidos:

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