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Marcas en conflicto y Elementos dominantes

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Los elementos dominantes de los signos en conflicto

En los conflictos entre Marcas, la mayoría de las veces se resuelve a favor de la Marca que tiene mayor distintividad por sus Elementos Dominantes, lo cual es muy tenido en cuenta por la Oficina de Patentes y Marcas, por los Tribunales Administrativos (en recurso de alzada) y cómo no, conformado y casado por el Tribunal Supremo (España).

La importancia de la transcendencia de la Forma de comercialización del producto o servicio

Es suficiente la cita como infringida de una sola sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que deba entenderse cubierta la justificación formal de interés casacional (Sentencia TS 401/2010, de 1 de julio).

Las características de la expresión en que consiste la marca denominativa han de tener trascendencia

Conforme con la SENTENCIA Nº 151/2017 DE TRIBUNAL SUPREMO, SALA 1ª, DE LO CIVIL, 2 DE MARZO DE 2017, Las características de la expresión en que consiste la marca denominativa han de tener trascendencia en cuanto a las limitaciones del derecho de marca previstas en el art. 37 de la Ley de Marcas , pues su titular no podrá oponerse al uso descriptivo de la parte con mayor distintividad de su marca denominativa que puedan hacer sus competidores para indicar la naturaleza y características del producto o servicio ofertado en el sector de la comunicación y la información. Pero no privan al titular del ius prohibendi propio de toda marca.

En este caso analizado, la Sentencia trataba un asunto de marca denominada “La Información”, algo complejo de defender por tener una denominación poco distintiva y diferenciadora como marca, puesto que es una descripción de la misma.

Marcas en conflicto y Elementos dominantes

Es importante tomar en consideración la naturaleza del producto o servicio y la forma en que se comercializa

Para realizar la comparación del signo supuestamente infractor con la marca registrada, necesaria para el juicio de confusión, a la hora de reconocer un mayor carácter distintivo al elemento denominativo o al gráfico, puede ser relevante tomar en consideración la naturaleza del producto o servicio y la forma en que se comercializa.

En este caso, la comercialización del servicio o producto ofertado, en el caso analizado era un periódico digital (que también es uno de los amparados por la marca de la demandante), se hacía a través de Internet, pues se encuentra alojado en una página web, lo que hace preciso que el usuario escriba un concreto nombre de dominio en la barra del navegador o, más frecuentemente, una palabra en el motor de búsqueda. Por eso, es correcto considerar que el elemento dominante del signo utilizado por la demandada es la parte denominativa (palabra que se usa en el buscador para encontrarla), en este caso era: «lainformación», al igual que en la marca de la demandante lo es la expresión «la información».

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J. Pablo Maza Correa

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