Marcas Notorias y su Protección.

Sobre las Marcas y protección marcas notorias

En el presente artículo pretendo resumir los aspectos más importantes de la controvertida notoriedad de las marcas, desde un punto de vista personal, para analizar su protección frente a otras marcas. Todo el contenido fue trabajado y estudiado en mi Trabajo de Fin de Grado (TFG) en materia de Derecho de Competencia y Propiedad Intelectual e Industrial, en la Universidad  de las Islas Baleares. (protección marcas notorias)

SÍNTESIS DE LO MÁS IMPORTANTE SOBRE LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS Y SU PROTECCIÓN:


En primer lugar, la jurisprudencia sostiene de forma unánime que a la hora de valorar la existencia de un riesgo de confusión entre marcas, se debe atender al conjunto de las marcas enfrentadas, sin descomponerlas para analizar por separado cada una de las partes que las integren.

Artículo 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial, [read more=”Leer ” less=”Esconder ”]“se entiende por marca «todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo”, y el concepto legal de marca viene establecido por el art. 4.1 de la actual Ley de Marcas (LM).[/read]

Es tan significativa la Marca que el Tribunal Supremo aclara que:

“en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc. Tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que utilizados por las marcas, tengan especial eficacia individualizadora, será este elemento el que, por la peculiaridad que singulariza el producto común, sea preferentemente contemplado para decidir si la marca disentida puede provocar confusión en el tráfico, a costa de la prioritaria que lo había difundido ampliamente .”  (protección marcas notorias)

Me gustaría destacar algunas Sentencias sobre la relevancia de la coincidencia en el envase de los productos enfrentados, por la especial fuerza distintiva de éste, que era suficiente para generar un riesgo de confusión pese a que los restantes elementos gráficos y denominativos de las marcas enfrentadas eran diferentes.

Resultan pues, muy significativas la SAP de Valencia de 22 marzo 2000 (ref. Aranzadi 2000/3594), de 10 de julio de 1997 (ref. 1997/1485), y SAP de Baleares de 6 de noviembre de 2000 (Jur. 2001/28887).

Se pueden sintetizar diciendo que basta con el riesgo de confusión entre dos marcas con envases similares, aún y cuando los restantes elementos denominativos sean bien diferentes (SAP de Valencia, 22 marzo de 2000).

“La marca permite al consumidor distinguir sin confusión productos similares, bien por su denominación, su grafismo o su forma de presentación, y por ello la Ley impide registrar una que por su semejanza fonética o gráfica produzca confusión o genere riesgo de asociación con otra marca anterior.”

El Tribunal Supremo se inclina por la postura de prevalencia que otorga el elemento denominativo o fonético de las marcas comparadas, apoyando esta mayor relevancia en el argumento de que cuando el consumidor solicita el producto o información de este en el mercado, lo hace aludiendo a su denominación y el que el elemento denominativo es el que prevalece frente a la apariencia del producto en el tráfico mercantil.  (protección marcas notorias)

Además, la Marca Notoria, que es aquella que goza de gran difusión entre los consumidores que están interesados en la adquisición de productos semejantes o idénticos a los distinguidos por la marca, puede verse amenazada por dos clases de riesgo de confusión; el directo, que induce a pensar a los consumidores que se encuentran ante una misma marca, cuando en realidad una de ellas es imitación de la marca conocida, y el indirecto, cuando las marcas presentan elementos que las distinguen entre sí, pero tienen también otros comunes en virtud de los cuales, el consumidor, sin llegar a confundirlos, establece una vinculación entre las empresas que las utilizan, de forma que otorga a ambos productos un mismo origen empresarial.

Pero OJO, ¿qué pasa cuando el consumidor tiene claro que no son la misma marca, pero sigue habiendo elementos parecidos?

Lo sucedido en el caso Baileys-Carmelitano, la fuerza caracterizadora que deriva de la denominación Baileys, ambas marcas especialmente realzadas en su publicidad como es notorio, pues basta observar los anuncios publicitarios televisivos, no puede dejarse de lado a la hora de valorar el riesgo de confusión. Así, el público interesado en adquirir el producto puede deducir, ante la lectura de la denominación Carmelitano, que el licor que tiene frente a si no es Baileys, pero simultáneamente, y dado que los demás elementos que componen las marcas mixtas (el envase) guardan gran similitud, el CONSUMIDOR, aun distinguiendo ambas marcas y por tanto ambos productos, puede establecer erróneamente una vinculación entre ambas empresas.  (protección marcas notorias)

Es de destacar la cantidad de casos que hay de la jurisprudencia en referencia a marcas de bebidas, ya que el consumidor no suele prestar gran atención a su elección y tiende a confundir productos debido al bajo precio.

Cuando se valora el perfil de las marcas enfrentadas, se tiene en cuenta todo, es decir:[read more=”Leer ” less=”Esconder ”]

“Al realizar la operación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca o no de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada; la cuota de mercado poseída por la marca; la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca; la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla; la proporción de los sectores interesados que identifican los productos o servicios atribuidos a una procedencia empresarial determinada gracias a la marca; así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. Así pues, parece indudable que la notoriedad de una marca apuntala firmemente su fortaleza y justifica, por ende, una protección reforzada.” (caso Lloyd, 1999).[/read] 

Ejemplos de marcas notorias en el Tribunal Europeo:


[read more=”Leer ” less=”Esconder ”]STJUE de 10 de abril de 2008, asunto C-102/07 (Adidas AG-Marca Mode CV) – “basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca».

STJUE 18 junio 2009, asunto C-487/07 (L´Oreal) – “no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca”.

STJUE de 27 de noviembre de 2008 (Intel-CPM) – “Cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior.”[/read]

Cómo defender una Marca Emergente contra una Notoria:


El artículo 11 sobre actos de imitación debe cumplirse para considerar la imitación. Es importante distinguir el perfil de consumidor de cada marca ya que es el potencial sujeto del riesgo de confusión y discutir los puntos de interés de cada marca frente al consumidor, es decir, la confundibilidad de las marcas.  (protección marcas notorias)

Importancia del territorio:


Si una marca es notoria en un Estado miembro, y no en el resto de la UE, se puede considerar que no lo es (o sí) en virtud de un criterio cuantitativo. Así se consideró que una marca notoria en Austria sí lo era para toda la UE, pero una marca notoria en Tarragona, no lo era. La jurisprudencia europea ha determinado que “a mayor notoriedad menor riesgo de confusión.” STMC 30 abril 2013 (Camper). Mayor riesgo de perjuicio o aprovechamiento desleal de la mayor distintividad y de la reputación (STJUE 375/97 General Motors) “Cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio”.

La notoriedad como hecho requiere prueba, y no hay autoridad a parte de la judicial con ocasión de un proceso que atribuya la notoriedad a una marca.

Acciones de protección de las marcas, art.41 LM:


Acciones de cesación, remoción, destrucción, difusión y de indemnización son las principales. Otras acciones pueden ser, la declarativa de la infracción, o de prohibición que tiene por objeto el evitar todo intento de violación (deben existir previos actos de preparación). Es aplicable analógicamente lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley de Competencia Desleal. Por supuesto, pueden llevar aparejada la adopción de medidas cautelares.

CONCLUSIÓN:


El público  y consumidores son protagonistas del proceso de consolidación de una marca como signo distintivo, por lo que es indudable que a medida que aumenta el grado de reconocimiento de una marca por parte del público, se incrementará correlativamente la aptitud de la marca para diferenciar en el mercado los correspondientes productos o servicios.  (protección marcas notorias)

El Tribunal Europeo sienta doctrina según la cual el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior.

En efecto, la originalidad intrínseca de la marca es uno de los elementos que, según la jurisprudencia Europea, pueden contribuir a dotar a ésta de un elevado carácter distintivo. Así lo afirma el Tribunal de Justicia en sus ya citadas sentencias de 11 de noviembre de 1997 (Sabel), 29 de septiembre de 1998 (Canon) y 22 de junio de 1999 (Lloyd). Merecen una protección reforzada aquellas marcas que tengan un elevado carácter distintivo.  (protección marcas notorias)

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