馃敂 Falta de CAR脕CTER DISTINTIVO de una Marca

falta de car谩cter distintivo marca prohibici贸n registro abogado de marcas y nombres comerciales

En general, los motivos de denegación basados en la falta de carácter distintivo de marca, en el carácter descriptivo o en el carácter genérico suelen tener elementos comunes.

pablo maza abogado especialista propiedad intelectual industrial tecnologias delitos informáticos
Pablo Maza, abogado especializado en marcas.

Las objeciones que se basan en el carácter distintivo de marca afectan al carácter descriptivo o genérico del signo y pueden asimismo dar lugar a objeciones basadas en la falta de carácter distintivo de marca. Sin embargo, el ámbito de aplicación del motivo de denegación por falta de carácter distintivo puede ser más amplio que el del carácter descriptivo o del carácter genérico.

¿Qué es el carácter distintivo de marca? ¿Qué significa el carácter distintivo?

El carácter distintivo puede definirse como la capacidad inherente a una marca de ser percibida por los agentes del mercado como un medio para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa, lo que permite asignar a esos productos o servicios un determinado origen comercial.

La valoración del carácter distintivo del signo tiene en cuenta el servicio o el producto que es objeto de la marca. En general, en la legislación en materia de marcas se reconoce una serie de

Signos de marca que carecen de carácter distintivo:

Signos que son necesarios en el lenguaje corriente o profesional; designaciones genéricas o habituales del producto o del servicio; signos utilizados para indicar una característica del producto o del servicio, en particular, la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción de los productos, o de prestación de los servicios; los signos consistentes exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza o la función del producto, o que confieran al producto su valor esencial.

Como ejemplos de marcas, nombres comerciales o logotipos denegados por carecer de carácter distintivo pueden citarse entre otros los siguientes: “Plus Fresc” para denominar alimentos, “La vida por delante” signo con el que una multinacional farmaceútica quería registrar un producto en las clases 35 y 42, “Electrónica” para las clases 16, 35 y 41, o “El principio de la comodidad” para las clases 8, 12 y 20. En todos estos casos o bien la OEPM o bien posteriormente los Tribunales han puesto de manifiesto la ausencia de carácter distintivo del signo que se pretendía registrar.

¿Qué es la distintividad adquirida en una Marca?

Una marca puede acceder al registro cuando, a pesar de ser una marca con signos exclusivamente genéricos o técnicos, designaciones usuales, o que sean un color aisladamente considerado, es decir, lo que no consideraríamos suficientemente diferenciador o distintivo a primera vista por su «simplicidad». A esta posibilidad de registro de marca sin carácter distintivo se le conoce comúnmente como distintividad adquirida o segundo significado (secondary meaning) y consiste en la posibilidad de acceder al registro del signo, en principio inapropiable, si éste ha sido usado de manera constante, hasta el punto de que ese uso le haya otorgado distintividad y, por consiguiente, el público consumidor reconoce un origen empresarial determinado detrás de él.

De esta forma la Ley está premiando el esfuerzo empresarial. Este esfuerzo implica que se ha realizado un uso suficiente como para que la marca haya adquirido una posición o reconocimiento en el mercado por el usuario o consumidor medio, que incluso ha conseguido identificar a los productos o servicios que distinguen los signos que pretenden protegerse con la marca. No obstante, al empresario y solicitante de la marca le corresponde la prueba de uso sobre los signos y que este sea suficiente como para haber adquirido carácter distintivo en el mercado.

abogado caracter distintivo marca tridimensional
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza si la forma tridimensional correspondiente al producto “Kit Kat 4 barras” ostenta suficiente carácter distintivo como para mantenerse como marca de la Unión.

Se plantea a menudo la cuestión de si un único color o matiz puede constituir una marca válida y el carácter distintivo de marca

De la labor del SCT (Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas) se desprende que, por lo general, se considera que los colores únicos carecen de carácter distintivo intrínseco. En muchas legislaciones se reconoce que sólo en circunstancias excepcionales puede considerarse que un color en sí mismo tiene carácter distintivo sin uso previo.

Esas circunstancias excepcionales pueden darse cuando se solicita el registro de un número muy limitado de productos o servicios y en un segmento muy específico del mercado. Por lo general, un color único no puede ser registrado de inmediato sin haber demostrado que el carácter distintivo se ha adquirido mediante el uso. Al evaluar el carácter distintivo potencial de un color determinado, el registrador deberá tener en cuenta el interés general, es decir, que no se limite indebidamente la disponibilidad de colores para otros comerciantes que ofrezcan productos o servicios en el sector de que se trate. La misma norma puede aplicarse a las combinaciones de colores designadas en abstracto y sin contornos.

EJEMPLO de carácter distintivo de marca

La ex República Yugoslava de Macedonia: la solicitud de registro de esta marca de color (violeta) se ha presentado respecto de la clase 30 para: cacao, chocolate, bebidas a base de chocolate. El motivo de denegación de la solicitud fue la falta de carácter distintivo* (La muestra en el cuadrado contiene el color violeta, que puede verse, en formato PDF, en el documento: http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=17465).

EJEMPLOS DE MARCAS DE COLOR REGISTRADAS:

Noruega (Nº de registro 226920), clase 34†: ROJO (La muestra en el cuadrado contiene el color rojo, que puede verse, en formato PDF, en el documento: http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=17465. La marca se registró sobre la base del carácter distintivo adquirido mediante el uso.)

Reino Unido (Nº de registro 2360815A), clase 33: Descripción de la marca: la marca consiste en el color negro del vodka, “PANTONE black”. Reivindicación/límite de una marca: el solicitante reivindica el color negro (“PANTONE black”) como elemento de la marca.

Otros ejemplos de signos no distintivos están constituidos por las representaciones gráficas que se utilizan frecuentemente sea en relación con los productos y servicios pertinentes sea de forma descriptiva o funcional; los pictogramas y los símbolos gráficos comúnmente utilizados de manera funcional; las marcas figurativas consistentes en una representación gráfica de una reproducción realista de los propios productos; las letras y las cifras por separado; los elementos verbales que no son distintivos debido a su uso frecuente y que han perdido totalmente su capacidad de distinguir productos y servicios, como las terminaciones de los dominios de nivel superior (.com, .int), el símbolo @, o la letra -e antes de los productos y servicios enviados o prestados por vía electrónica. De conformidad con las respuestas al Cuestionario, la falta del carácter distintivo de una marca para la que se solicita el registro es un motivo de denegación en muchos sistemas de marcas (70 respuestas afirmativas).

EJEMPLO SIN CARÁCTER DISTINTIVO DE MARCA

República de Moldova: Se ha denegado el registro de la marca «P» (sólo la letra en mayúscula) para productos de la clase 21 debido a que la marca consiste exclusivamente en una única letra y carece de carácter distintivo.

Para más ejemplos puedes leer el Anexo de la WIPO sobre Motivos de Denegación para todos los tipos de Marcas.

abogado especializado en propiedad industrial españa
Ejemplos de Marcas internacionales tridimensionales que han conseguido llegar a valer más que el los activos materiales de la empresa.

¿Cuáles son las prohibiciones absolutas en el registro de una Marca?

La legislación española y europea distinguen claramente entre prohibiciones absolutas y relativas. Según la Exposición de Motivos de la Ley, las prohibiciones absolutas se corresponden con intereses públicos o generales mientras que las relativas se refieren a intereses particulares o privados.

La prohibición absoluta implica que la marca presenta un problema intrínseco (en sí misma no se puede conceder) que impide que dicha marca se pueda registrar. Este impedimento está basado en intereses públicos. A diferencia de este supuesto, la prohibición relativa implica que el signo no está disponible, ya que entra en conflicto con derechos de terceros. Estos derechos de terceros son intereses particulares.

En España, las causas de denegación están tasadas legalmente: solo podrán denegarse por falta de capacidad distintiva o porque la marca que se pretende registrar esté incursa en alguna prohibición legal.

¿Qué diferencia hay entre prohibiciones relativas y absolutas al registro de una Marca?

Las prohibiciones absolutas se refieren al signo en sí. El signo o medio es incapaz de funcionar como marca bien porque no puede en absoluto distinguir productos o servicios o bien por que no puede distinguir los productos o servicios para los que la marca se solicita.

Las prohibiciones relativas son supuestos en los que el signo en sí es susceptible de protección pero derechos anteriores de terceros hacen que el signo no esté disponible.

La distinción entre prohibiciones absolutas y relativas es relevante en cuanto a las acciones ya que para las prohibiciones absolutas la acción de nulidad es imprescriptible mientras que para las relativas opera la prescripción por tolerancia.

Cuáles son las prohibiciones relativas al registro de Marca

El signo adoptado como marca debe estar disponible. No podrá registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriormente solicitados o registrados, cuando dicho signo se solicite para ámbitos mercantiles idénticos o semejantes a los protegidos por estos signos anteriores y exista entre ellos un riesgo de confusión en el público consumidor.

Cuando el signo adoptado sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial renombrado, el acceso a registro de dicho signo también está prohibido respecto actividades distintas de los ámbitos mercantiles protegidos por dicha marca o nombre comercial renombrados, si con el uso de la marca o nombre posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o nombre anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Puedes consultar más información sobre las prohibiciones absolutas y relativas en la página de la OEPM aquí.

Explicación en vídeo sobre el carácter distintivo en la práctica (con ejemplos)

En este vídeo en mi canal de Youtube hablo sobre los casos más comunes cuando una empresa a creado una marca y luego se encuentra con dificultades para su registro por culpa de los distintos tipos de prohibiciones. Estoy seguro de que amplias tu conocimiento y resuelves tus dudas con él:

 

También puedes ver un vídeo en el que explico el caso práctico de riesgo de confusión entre dos marcas casi idénticas. Es un ejemplo de cómo la distintividad de una marca podría evitar conflictos parecidos:

©

Contactar y enviar un mensaje a Pablo

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende c贸mo se procesan los datos de tus comentarios.