Defender el Carácter Distintivo en Marca Tridimensional

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Cómo hacer el Examen del carácter distintivo

El artículo 3, letra b) de la Directiva establece normas de representación claras para todos los signos, indicando que deben poder estar representados en el registro de manera que las autoridades competentes y el público puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

El considerando 13 añade la importancia de exigir que un signo se represente de manera clara, precisa, autosuficiente, inteligible, duradera y objetiva, formulación que ha sido reproducida en el artículo 3, apartado 1, del REMUE. Concretamente leemos en este considerando:

«… conviene establecer una lista de ejemplos de signos que puedan constituir una marca en cuanto que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas, consistentes en garantizar la seguridad jurídica y una buena administración, es también esencial exigir que el signo pueda representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Por tanto, se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto.»

Por tanto, una representación clara y precisa de la forma, junto con todos los elementos a los que se amplía, definirá el objeto de la solicitud de marca.

En pablomazaabogado.es publico información sobre propiedad intelectual y propiedad industrial (marcas). En los últimos años el carácter distintivos de las marcas se ha convertido en un factor de máximo valor y conflicto que obliga a los titulares a defender sus derechos con más esfuerzo que nunca.

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Pablo Maza, abogado especializado en Propiedad Industrial y Marcas

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Cómo se aprecia y evalúa el carácter distintivo de la marca tridimensional o de forma

  1. La función de una marca: para que una marca posea carácter distintivo, debe ser capaz de cumplir su función esencial, en concreto, debe garantizar la identidad del origen comercial de los productos y servicios designados al consumidor al permitirle, sin posibilidad alguna de confusión, distinguir los productos y servicios de otros que tengan un origen diferente.
  2. Referencia a los productos: el carácter distintivo debe ser apreciado, en primer lugar, en referencia a los productos que se pretende registrar y, en segundo lugar, en referencia al público/consumidor destinatario.
  3. Percepción del consumidor (6 ) y noma jurídica uniforme: la percepción es la del consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de las marcas de forma, en comparación con las marcas denominativas o figurativas que consisten en un signo que es independiente de la apariencia de los productos que designan (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88). A este respecto, la realidad del mercado modifica esta apreciación porque influye en la percepción de los consumidores respecto de un signo consistente en un producto o en su envasado.

Definición de marca tridimensional o marca de forma

Las marcas de forma son las marcas consistentes en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia.

Las marcas tridimensionales (marcas de forma), como todas las marcas, deben consistir en un signo que permita distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas y estar representadas en el registro de manera que las autoridades competentes y el público puedan conocer el objeto claro y preciso de la protección conferida a su titular (artículo 3 de la Directiva).

Requisitos de la marca para su registro

A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración del sistema de registro de marcas, debe garantizarse que el signo esté representado de manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (considerando 13 de la Directiva).

Cómo se clasifican las marcas tridimensionales o de forma:

Las marcas de forma suelen clasificarse en tres categorías:

  • Formas no relacionadas con los productos y servicios propiamente dichos;
  • Las formas que consisten en la forma del propio producto o partes de las mismas;
  • Formas de embalajes o de envases.

Las formas no relacionadas con los propios productos o servicios suelen tener carácter distintivo.

No obstante, puede resultar más difícil apreciar el carácter distintivo cuando se trate de formas consistentes en la forma de los propios productos y en formas de embalajes o de envases.

Qué dice el Tribunal de Justicia sobre el estudio y análisis del carácter distintivo de las marcas tridimensionales

El Tribunal de Justicia ha afirmado, en varias ocasiones, que no procede aplicar criterios más estrictos al apreciar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto (07/10/2004, C- 136/02 P, Torches, UE:C:2004:592, § 32).

La capacidad de una marca tridimensional o de forma de adoptar la forma del propio producto o de su envase, dan lugar a problemas de carácter distintivo que no afectan a otros tipos de marcas, de modo que el público destinatario no percibirá tales marcas de la misma forma que un signo denominativo o figurativo (§ 30 de la jurisprudencia antes citada).

El público destinatario no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase. Por lo tanto, a falta de un elemento gráfico (incluso de colores) o verbal, la forma pertinente debe apartarse, sustancialmente, de la norma o de los usos del sector, o, por el contrario, estos elementos gráficos o denominativos resultan esenciales para conferir carácter distintivo a una marca tridimensional (marca de forma) que, de otro modo, podría no ser registrada.

Fases del Examen de carácter distintivo en marca tridimensional o de forma

El examen del carácter distintivo de las marcas de forma debe realizarse mediante los siguientes pasos:

  1. Identificación de los elementos del signo y de su carácter distintivo intrínseco.

La Oficina identificará todos los elementos a los que se amplía la marca tridimensional (marca de forma) y su carácter distintivo intrínseco, que para el objeto de esta comunicación común son:

  • Elementos denominativos y figurativos,
  • Colores (un solo color y combinaciones de colores) y,
  • Una combinación de lo anterior.

Cuando la forma se amplía a elementos denominativos y figurativos, su identificación y apreciación del carácter distintivo deberá incluir la consideración de los siguientes factores:

  • El tamaño/proporción de los elementos con respecto a la forma;
  • El contraste del elemento respecto a la forma;
  • La posición del elemento sobre la forma.

Cuando una forma se amplía al color y combinaciones de colores, su identificación y apreciación del carácter distintivo deben incluir la consideración de la distribución particular de los colores sobre la forma específica.

  1. Apreciación del carácter distintivo del signo en su conjunto.

La apreciación del carácter distintivo debe basarse en la impresión de conjunto producida por la combinación de la forma y los elementos a los que se amplía, en relación con los productos de que se trate, y considerando la percepción del consumidor que puede verse influida por la realidad específica del mercado.

Cuando haya elementos que por si mismos son distintivos, será suficiente considerar el signo como un signo distintivo en su conjunto. Esto sucede en las botellas de bebidas espirituosas, como el vino, en que la botella con los elementos de etiqueta tiene una distintividad propia, pero los elementos que aparecen en ella, por si mismos también tienen distintividad.

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El tamaño y proporción de los elementos denominativos y figurativos, su contraste con respecto a la forma, y su posición real respecto a ella, son todos ellos factores que pueden afectar a la percepción del signo a la hora de apreciar su carácter distintivo.

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