El CARÁCTER DISTINTIVO de una MARCA

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Concepto e Importancia del carácter distintivo de una marca

El carácter distintivo de una marca es la clave del éxito o fracaso de las marcas en el mercado, tanto para comercializar servicios y productos, como para vencer en los conflictos con otras marcas en el mercado.

En pablomazaabogado.es publico información sobre propiedad intelectual y propiedad industrial (marcas). En los últimos años el carácter distintivos de las marcas se ha convertido en un factor de máximo valor y conflicto que obliga a los titulares a defender sus derechos con más esfuerzo que nunca.

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Pablo Maza, abogado especializado en Propiedad Industrial y Marcas

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Cuál es la función principal de una marca

La función esencial de la marca es indicar la procedencia empresarial de los productos. Así lo confirma el concepto de marca establecido en el artículo 4.1 de la Ley de Marcas.

La función de la marca presupone la aptitud del signo objeto de la marca para distinguir los productos o servicios de una empresa de otra.

Prohibiciones de registro de una marca por falta de carácter distintivo

El artículo 5.1 letra a) de la Ley de marcas mediante una remisión al concepto de marca en el artículo 4.1 impide que accedan al registro los signos que por sí mismos o, si se prefiere, estructuralmente adolecen de capacidad distintiva y que, por ello, son inhábiles para indicar el origen empresarial de los productos o servicios.

La exigencia de que el signo goce de aptitud diferenciadora para recibir protección por el sistema de marcas se establece expresamente también en la prohibición absoluta recogida en la letra b) del artículo 5.1 de la LM y se deduce asimismo de la letra c) y d) del mismo artículo.

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La importancia del grado de aptitud distintiva para que exista carácter distintivo

La diferencia entre las prohibiciones de registro del artículo 5 de la Ley de Marcas se encuentra en el grado de aptitud distintiva que respectivamente requieren.

Debe valorarse la capacidad distintiva en abstracto y capacidad distintiva en concreto.

Capacidad distintiva abstracta de una marca

El signo debe ser por sí mismo apto para diferenciar, por razón de su procedencia empresarial, un producto o servicio y, por tanto, cualquiera que sea la clase del producto o servicio identificado con el signo en cuestión -capacidad distintiva en abstracto-.

También se exige que el signo tenga aptitud para distinguir los concretos producto o servicios para los cuales se solicita la marca.

Distintividad sobrevenida o secondary meaning

Puede darse que el uso que se haya realizado de los signos de la marca, hagan que la marca adquiera posteriormente el carácter distintivo del que estaba inicialmente desprovisto. A este fenómeno se le denomina secondary meaning o distintividad sobrevenida.

La jurisprudencia comunitaria (de la Unión Europea) exige que el signo objeto de la marca tiene que haber adquirido el carácter distintivo que no tenía, cuando se proyecta sobre el uso que se ha hecho de la marca, y en particular, el modo e intensidad (cuantos más años se haya usado más posibilidades de que haya adquirido carácter distintivo) y en la percepción que de la misma tiene el público interesado; es decir: que el signo en cuestión sea efectivamente asociado por el público interesado a un determinado origen empresarial (v. sobre este último aspecto, STJUE  16.09.2015, asunto C?215/14, “Nestle” y sobre los presupuestos en general y por todas STJUE 19.06.2014, asuntos acumulados C?217/13 y C?218/13 “Oberbank”).

Criterios para analizar el carácter distintivo de una marca

La jurisprudencia ha establecido un listado de criterios, meramente enunciativos, que se consideran adecuados para valorar y analizar el carácter distintivo de una marca:

  • La cuota de mercado que posee la marca,
  • La importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla,
  • La proporción de los sectores interesados a los que, gracias a la marca, les consta que el producto procede de una empresa determinada,
  • La intensidad,
  • El ámbito geográfico,
  • La duración del uso de la marca y
  • Las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales

Criterios referidos en las sentencias v. por todas STUE 19.06.2014, asuntos acumulados C 217/13 y C 218/13 “Oberbank”). Asimismo, el TJUE ha admitido también la posibilidad de que la autoridad competente pueda valerse o solicitar un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión (v. por todas STUE 19.06.2014, asuntos acumulados C 217/13 y C?218/13 “Oberbank”).

Uso de la marca en formas distintas a la original (marcas actualizadas)

El uso de la marca puede afectar al carácter distintivo, sobre todo cuando se modifica sus signos y el consumidor puede no percibirla como la misma marca (entre otros casos).

El artículo 39.2 de la Ley de Marcas permite considerar, a los efectos de la prueba de la obligación de uso de la marca, que el uso de una versión modernizada o actualizada de la marca tal y como se encuentra registrada, sirve como uso de la marca registrada a condición de que no se haga en una forma que difiere en elementos que alteran de manera significativa su carácter distintivo en la forma bajo la cual se halla registrada.

La finalidad de esta excepción de modernización de la marca es permitir que su titular de la marca hacer variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate (v. STJUE 25.10.2012, asunto C 553/11).

Para mí (Pablo Maza Abogado), un ejemplo de estas modernizaciones son las variaciones de estilo que se realizan en las marcas de coches y clubes de fútbol, entre otras industrias. A continuación tienes ejemplos de evolución de marcas con alto carácter distintivo:

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Resumen de la importancia del carácter distintivo de una marca

He resumido de forma clara y comprensible los puntos más importantes sobre el carácter distintivo y sus efectos en una marca o nombre comercialEn mi día a día como abogado especializado en marcas ayudo y protejo las marcas de personas y empresas que se encuentran en situación conflictiva para el registro o en fase de reclamación o procedimientos judiciales. Por eso, espero que te resulte útil esta página y este resumen:

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El carácter distintivo de la marca la diferencia en el mercado y de las demás marcas, permitiendo que los consumidores y operadores del mercado no la confundan cuando la encuentren junto a otras marcas competidoras o relacionadas.

Es importante mantener la esencia y signos inalterados de la marca para garantizar que el carácter distintivo que adquiere no varía con las actualizaciones, salvo como hemos visto, que sean actualizaciones para adecuarla al uso en el mercado.

El carácter distintivo de una marca permitirá y facilitará el registro de esta en las oficinas de propiedad industrial, como en España la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y a través de los convenios y tratados internacionales, la entrada del registro de marca en las oficinas nacionales de otros países.

A mayor carácter distintivo de una marca, es decir, mayor diferenciación y características que la hacen única, menos probabilidad de generar riesgo de confusión o asociación con otras empresas. No se malinterpretará su uso o características.

El carácter distintivo facilitará entrada en nuevos mercados y asociaciones con otras marcas que verán en la diferenciación de la marca un aliado para reforzar y mejorar la diferenciación de sus productos y servicios en el mercado.

En caso de conflictos por infracción de marca, el carácter distintivo de una marca juega a favor del titular que podrá acreditar fácilmente su diferenciación y no confusión en el mercado.

El carácter distintivo de una marca es un elemento de gran valor a medio y largo plazo, sobre todo cuando se lanzan nuevos productos o servicios, o cuando se quiere traspasar la titularidad de los activos de una empresa.

El carácter distintivo de los elementos de la marca es indiscutiblemente un factor de éxito para cualquier marca en el mercado. Cuanto más diferenciación hay en la marca, mayor será el éxito. Las marcas confundibles, que no se diferencian o que solo se basan en los aciertos puntuales de una empresa con una oferta o acción publicitaria, no triunfan como marca.

Si tienes un conflicto con tu marca recuerda que puedes contar conmigo para asesorarte sobre el problema, defender tus derechos, y si ya tienes defensa (por ejemplo, el abogado de la empresa, el de siempre), ser el apoyo especialista que aumente tus probabilidades de éxito. Contacta conmigo en el formulario de abajo »

La importancia del carácter distintivo en una Marca

Para disminuir el riesgo de confusión o asociación es importante tener en cuenta el Carácter distintivo adquirido por la Marca, y qué uso le vamos a continuar dando.

De la misma manera he comentado en algunas ocasiones aspectos de gran importancia sobre el carácter distintivo y el efecto directo en el valor y la protección de una marca. Aquí tienes un vídeo en el que destaco algunas situaciones:

Cómo aumentar el carácter distintivo de una Marca

Personalmente debo decir que llevo recomendando desde hace largo, que se trabajen las marcas personales del titular de una Marca, junto con la Marca corporativa. Esto aumenta el valor de ambas y las diferencia en el mercado con mayor carácter distitnivo, sobre todo de la Marca corporativa.

En el caso de estar pensando en aumentar el carácter distintivo de una Marca, es recomendable realizar estrategias de posicionamiento y re-posicionamiento de la Marca en el mercado, sobre todo acompañada de la marca personal del equipo directivo o trabajadores, ya que son influyentes potenciadores de su valor y percepción en el mercado.

No quiero extenderme en este apartado ya que son factores que amplían la diferenciación y carácter distintivo de la marca, por eso a continuación puedes ver un vídeo en el que explico en una conferencia el valor de la marca y cómo potenciarla con la marca personal. Incluyo recomendaciones de prácticas de marketing y acciones que puede realizar cualquier persona con o sin marca:

 


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