TJUE C-371/18 – Sky v SkyKick: claridad de los productos y mala fe en el registro de marcas
Introducción
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de enero de 2020 (C-371/18, Sky plc y otros vs. SkyKick UK Ltd y SkyKick Inc.) constituye una decisión clave en materia de nulidad de marcas de la Unión Europea y marcas nacionales.
El Tribunal se pronuncia sobre tres cuestiones relevantes del derecho de marcas europeo:
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Si la falta de claridad o precisión en la designación de productos o servicios puede constituir causa de nulidad de una marca.
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Si el registro de una marca sin intención de uso puede constituir mala fe.
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Si la nulidad por mala fe puede ser parcial respecto de determinados productos o servicios.
La sentencia responde a una cuestión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales) en el marco de un litigio entre las empresas Sky y SkyKick por infracción de marca.
Antecedentes del litigio
Las sociedades Sky plc, Sky International AG y Sky UK Ltd son titulares de varias marcas de la Unión Europea y una marca nacional del Reino Unido que incorporan el signo “Sky”.
Estas marcas estaban registradas para un amplio número de productos y servicios, entre ellos:
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programas de ordenador
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servicios de telecomunicaciones
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servicios de acceso a internet
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servicios de transmisión de datos
Sky ejercitó una acción por violación de marca contra las empresas SkyKick, que ofrecen servicios relacionados con migración y gestión de datos en la nube.
En respuesta, SkyKick presentó una demanda reconvencional solicitando la nulidad de las marcas, alegando dos motivos principales:
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la falta de claridad y precisión en la designación de los productos y servicios (por ejemplo, el término “programas de ordenador”);
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la mala fe en el registro, al haber solicitado la marca para productos y servicios que Sky no tenía intención de utilizar.
Cuestiones prejudiciales planteadas
El tribunal británico planteó al TJUE varias cuestiones interpretativas, entre ellas:
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Si la falta de claridad y precisión en la identificación de productos o servicios puede constituir causa de nulidad de una marca registrada.
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Si un término como “programas de ordenador” es demasiado amplio para definir adecuadamente el alcance de la protección.
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Si el registro de una marca sin intención de uso puede constituir mala fe.
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Si dicha mala fe puede afectar solo a parte de los productos o servicios.
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Si es compatible con el Derecho de la Unión exigir que el solicitante declare su intención de uso de la marca en el momento de la solicitud.
Primera cuestión: claridad y precisión en la designación de productos y servicios
El Tribunal recuerda que el Reglamento de Marca de la Unión Europea y la Directiva 89/104 establecen una lista taxativa de causas de nulidad absoluta.
Entre esas causas no figura la falta de claridad o precisión en la designación de productos o servicios.
Por tanto, el Tribunal concluye que:
La falta de claridad o precisión de los términos utilizados para designar los productos o servicios no constituye una causa de nulidad de una marca registrada.
Esto significa que una marca ya registrada no puede ser anulada únicamente por utilizar términos amplios o imprecisos.
Relación con la sentencia IP Translator
El Tribunal aclara además el alcance de la sentencia Chartered Institute of Patent Attorneys (IP Translator).
Esa sentencia había establecido que el solicitante de una marca debe identificar los productos y servicios con suficiente claridad y precisión.
Sin embargo, el Tribunal subraya que esa doctrina:
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se refiere a solicitudes de registro,
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y no crea una nueva causa de nulidad para marcas ya registradas.
Segunda cuestión: registro de una marca sin intención de uso
El Tribunal examina si el registro de una marca sin intención de utilizarla para los productos o servicios designados puede constituir mala fe.
El TJUE señala que la mala fe debe analizarse en función de:
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la intención del solicitante,
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el contexto del tráfico económico,
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y el respeto a las prácticas leales de competencia.
En este sentido, el Tribunal afirma que:
Una solicitud de marca presentada sin intención de utilizarla para los productos o servicios designados puede constituir mala fe cuando el solicitante pretende perjudicar a terceros o obtener un derecho exclusivo con fines distintos de las funciones de la marca.
Requisitos para apreciar la mala fe
El Tribunal precisa que la mala fe no puede presumirse automáticamente.
Debe acreditarse mediante indicios objetivos y concordantes que demuestren que el solicitante:
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pretendía perjudicar a terceros, o
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buscaba obtener un derecho exclusivo con fines ajenos a la función de la marca.
Además, el solicitante dispone de un plazo de cinco años para comenzar el uso efectivo de la marca, lo que impide presumir mala fe simplemente por la falta de uso inicial.
Nulidad parcial por mala fe
El Tribunal también aclara que la mala fe puede afectar solo a parte de los productos o servicios incluidos en la solicitud.
En ese caso la nulidad se limita únicamente a esos productos o servicios.
Este principio se deriva de las disposiciones del Reglamento que prevén la nulidad parcial de una marca cuando la causa de nulidad afecta solo a parte del registro.
Declaración de intención de uso en el Derecho nacional
El Tribunal analiza finalmente si es compatible con el Derecho de la Unión que una legislación nacional exija al solicitante declarar que:
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está utilizando la marca, o
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tiene intención de utilizarla.
El Tribunal concluye que esta exigencia es compatible con el Derecho de la Unión, siempre que su incumplimiento no constituya automáticamente una causa de nulidad de la marca registrada.
Análisis doctrinal
1. La sentencia delimita el alcance de la claridad en las solicitudes de marca
El Tribunal diferencia claramente entre:
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requisitos procedimentales para el registro,
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y causas de nulidad de una marca ya registrada.
Esto evita que términos amplios como “programas de ordenador” se conviertan automáticamente en motivo de nulidad.
2. Consolidación del concepto europeo de mala fe
La sentencia consolida la línea jurisprudencial iniciada por:
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Lindt (C-529/07)
La mala fe se configura como un concepto autónomo del Derecho de la Unión, que exige una evaluación global de las circunstancias del caso.
3. Limitación de la nulidad a los productos afectados
La decisión confirma la posibilidad de nulidad parcial por mala fe.
Este principio permite:
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evitar la anulación total de la marca
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y limitar la nulidad únicamente a los productos o servicios afectados.
Conclusión
La sentencia TJUE C-371/18 (Sky v SkyKick) constituye un pronunciamiento fundamental sobre el sistema europeo de marcas.
El Tribunal establece tres principios clave:
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La falta de claridad en la designación de productos o servicios no es causa de nulidad de una marca registrada.
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El registro de una marca sin intención de uso puede constituir mala fe, si se acredita una intención desleal o abusiva.
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La nulidad por mala fe puede ser parcial, limitada a los productos o servicios afectados.
La decisión refuerza el equilibrio entre:
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la seguridad jurídica del registro marcario,
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y la prevención de estrategias abusivas de apropiación de signos en el mercado.
Autor
Pablo Maza Correa
Abogado especializado en Propiedad Intelectual, Marcas, Competencia Desleal y Derecho Digital.
Fuente: Accede y descarga la Sentencia
Preguntas frecuentes jurídicas (FAQ) sobre la sentencia TJUE C-371/18 (Sky v SkyKick)
¿Puede anularse una marca por falta de claridad en la descripción de productos o servicios?
No. El Tribunal de Justicia declaró que la falta de claridad o precisión en los términos utilizados para designar los productos o servicios no constituye una causa de nulidad de una marca registrada.
Las causas de nulidad absoluta previstas en el Reglamento de marca de la Unión Europea y en la Directiva de marcas son taxativas, y entre ellas no se incluye la falta de claridad en la designación de productos o servicios.
¿Es demasiado amplio el término “programas de ordenador” para registrar una marca?
El Tribunal no declaró inválido el uso de ese término. Aunque puede considerarse muy amplio, ello no implica que el registro de una marca para “programas de ordenador” sea inválido ni que pueda anularse por falta de precisión.
La amplitud de la categoría puede afectar al alcance práctico de la protección, pero no constituye por sí misma una causa de nulidad.
¿Puede existir mala fe al registrar una marca sin intención de utilizarla?
Sí. El Tribunal de Justicia estableció que solicitar una marca sin intención de utilizarla para los productos o servicios designados puede constituir mala fe.
Esto ocurre cuando el solicitante pretende:
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perjudicar los intereses de terceros, o
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obtener un derecho exclusivo con fines distintos de las funciones propias de la marca.
¿Se presume la mala fe cuando una marca no se utiliza?
No. La mala fe no puede presumirse automáticamente.
Debe acreditarse mediante indicios objetivos y concordantes que demuestren la intención desleal del solicitante en el momento de presentar la solicitud de marca.
¿Puede declararse la nulidad solo para algunos productos o servicios?
Sí. Cuando la mala fe afecta únicamente a determinados productos o servicios incluidos en el registro, la nulidad de la marca puede limitarse a esos productos o servicios.
El Tribunal confirma así la posibilidad de nulidad parcial de una marca.
¿El titular de una marca debe utilizarla inmediatamente tras su registro?
No. El derecho de marcas de la Unión Europea concede al titular un plazo de cinco años para iniciar el uso efectivo de la marca.
Si la marca no se utiliza dentro de ese plazo, puede declararse su caducidad por falta de uso.
¿Puede la legislación nacional exigir declarar la intención de uso de una marca?
Sí. El Tribunal declaró que una norma nacional que obligue al solicitante a declarar su intención de utilizar la marca es compatible con el Derecho de la Unión.
No obstante, el incumplimiento de esa obligación no puede constituir por sí mismo una causa de nulidad de una marca ya registrada.
¿Qué importancia tiene la sentencia SkyKick en el derecho de marcas europeo?
La sentencia SkyKick es relevante porque:
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limita las causas de nulidad basadas en la falta de precisión en las especificaciones de productos o servicios,
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clarifica el concepto de mala fe en el registro de marcas,
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y confirma la posibilidad de nulidad parcial de una marca cuando la mala fe afecta solo a parte del registro.
© Pablo Maza
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