TJUE C-104/18 P – Koton: la mala fe en el registro de marcas no exige riesgo de confusión
Introducción
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2019 (C-104/18 P, Koton) constituye una de las decisiones más relevantes sobre la interpretación de la mala fe en el registro de marcas de la Unión Europea.
El Tribunal analiza el alcance del artículo 52.1.b del Reglamento (CE) 207/2009 (actual artículo 59.1.b del Reglamento 2017/1001), que permite declarar la nulidad de una marca cuando el solicitante actuó de mala fe al presentar la solicitud.
La cuestión central del litigio era determinar si la mala fe solo puede apreciarse cuando existe riesgo de confusión con una marca anterior o si puede existir también en otras circunstancias.
El Tribunal de Justicia concluye que no es necesario que exista riesgo de confusión ni identidad o similitud de productos o servicios para apreciar la mala fe, corrigiendo así el criterio adoptado por el Tribunal General y por la EUIPO.
Antecedentes del litigio
El conflicto surge a raíz del registro de una marca de la Unión Europea que incorporaba el elemento denominativo “KOTON”.
vs.
La empresa Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, dedicada al sector textil, había registrado previamente varias marcas con dicho elemento.
Posteriormente, Joaquín Nadal Esteban solicitó ante la EUIPO el registro de un signo que incluía igualmente el término KOTON, para diversos productos y servicios.
La solicitud inicial abarcaba:
-
clase 25: prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería
-
clase 35: servicios comerciales
-
clase 39: transporte y logística
La oposición presentada por Koton prosperó parcialmente respecto de las clases 25 y 35, pero no respecto de los servicios de la clase 39, para los cuales la marca fue finalmente registrada.
Posteriormente, Koton solicitó la nulidad de la marca por mala fe, alegando que el solicitante conocía sus marcas anteriores y pretendía aprovecharse de ellas.
Posición de la EUIPO y del Tribunal General
La División de Anulación de la EUIPO rechazó la solicitud de nulidad al considerar que no se había acreditado la mala fe.
Posteriormente, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO confirmó esta conclusión.
El razonamiento principal fue el siguiente:
-
las marcas anteriores protegían productos textiles,
-
mientras que la marca impugnada había sido registrada finalmente para servicios de transporte (clase 39).
Según la Sala de Recurso, al no existir identidad o similitud entre los productos o servicios, no podía apreciarse mala fe.
El Tribunal General confirmó esta interpretación al considerar que la mala fe presupone la utilización por un tercero de un signo similar para productos o servicios idénticos o similares que puedan generar confusión.
Cuestión jurídica principal
La cuestión jurídica que debía resolver el Tribunal de Justicia era la siguiente:
¿Puede apreciarse mala fe en el registro de una marca cuando no existe riesgo de confusión ni identidad de productos o servicios con una marca anterior?
En otras palabras, el Tribunal debía determinar si la mala fe exige necesariamente la existencia de un conflicto marcario clásico.
Interpretación del concepto de mala fe
El Tribunal recuerda que el concepto de mala fe no está definido expresamente en el Reglamento de marcas de la UE.
Por ello, su significado debe interpretarse atendiendo:
-
al sentido habitual del término,
-
al contexto del derecho de marcas,
-
y a los objetivos del sistema marcario europeo.
El Tribunal señala que la mala fe implica una intención deshonesta en el tráfico económico, incompatible con una competencia leal.
La causa de nulidad se aplica cuando el solicitante no presenta la solicitud con el objetivo de participar lealmente en el mercado, sino con la intención de menoscabar los intereses de terceros o de obtener un derecho exclusivo para fines distintos de las funciones propias de la marca.
Error del Tribunal General
El Tribunal de Justicia considera que el Tribunal General cometió un error de Derecho.
En particular, interpretó de forma incorrecta la jurisprudencia derivada del asunto Lindt (C-529/07).
El Tribunal General había entendido que la mala fe presupone:
-
la utilización de un signo idéntico o similar
-
para productos o servicios idénticos o similares
-
que puedan generar confusión.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia aclara que esta situación es solo uno de los posibles escenarios en los que puede apreciarse mala fe.
Evaluación global de las circunstancias
El Tribunal subraya que la mala fe debe apreciarse mediante una evaluación global de todas las circunstancias del caso.
Entre los factores relevantes pueden encontrarse:
-
el conocimiento de signos anteriores,
-
la lógica comercial de la solicitud de marca,
-
la cronología de los acontecimientos,
-
las relaciones comerciales entre las partes,
-
o la intención de bloquear a un competidor.
La intención del solicitante es un elemento subjetivo, pero debe determinarse mediante indicios objetivos y concordantes.
Importancia del momento de la solicitud de marca
El Tribunal también destaca que el momento determinante para apreciar la mala fe es la fecha de presentación de la solicitud de marca.
En este caso, la solicitud inicial incluía productos y servicios de las clases 25, 35 y 39, algunos de los cuales coincidían con los protegidos por las marcas de Koton.
El Tribunal General se centró únicamente en los servicios de la clase 39, para los que finalmente se registró la marca, lo que constituyó un error en el análisis.
Fallo del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia decide:
-
Anular la sentencia del Tribunal General.
-
Anular la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO.
-
Remitir el asunto a la EUIPO para que adopte una nueva decisión basada en una evaluación correcta de la mala fe.
No obstante, el Tribunal no declara directamente la nulidad de la marca, ya que corresponde a la EUIPO realizar una nueva valoración de las circunstancias del caso.
Análisis doctrinal
1. Autonomía de la mala fe respecto del riesgo de confusión
La principal aportación de la sentencia es la afirmación de que la mala fe es un concepto autónomo, independiente del riesgo de confusión.
Esto implica que el artículo relativo a la mala fe no exige los mismos requisitos que los motivos relativos de denegación o nulidad.
2. Protección del sistema de competencia leal
La sentencia destaca que la finalidad del sistema de marcas de la UE es garantizar una competencia no falseada en el mercado interior.
La mala fe permite sancionar estrategias como:
-
el registro oportunista de signos,
-
el bloqueo de competidores,
-
o el uso del sistema de marcas con fines distintos de su función esencial.
3. Ampliación del alcance del control de mala fe
La sentencia amplía considerablemente el alcance de esta causa de nulidad.
Tras Koton, la mala fe puede apreciarse incluso cuando:
-
no existe riesgo de confusión,
-
no hay productos idénticos o similares,
-
o incluso cuando no existe un signo previo idéntico.
Conclusión
La sentencia TJUE C-104/18 P (Koton) constituye un hito en la interpretación de la mala fe en el derecho de marcas europeo.
El Tribunal establece que la apreciación de la mala fe no depende de la existencia de un conflicto clásico entre marcas, sino de una evaluación global de la conducta del solicitante y de su intención en el momento de la solicitud.
Esta doctrina refuerza el papel de la mala fe como instrumento para combatir estrategias abusivas de registro de marcas y proteger el correcto funcionamiento del sistema marcario de la Unión Europea.
Autor
Pablo Maza Correa
Abogado especializado en Propiedad Intelectual, Marcas, Competencia Desleal y Derecho Digital.
Fuente: Accede y descarga la Sentencia
Preguntas frecuentes jurídicas (FAQ)
¿Qué establece la sentencia Koton sobre la mala fe en el registro de marcas?
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2019 (C-104/18 P) establece que la mala fe en el registro de una marca de la Unión Europea no exige necesariamente la existencia de riesgo de confusión con una marca anterior.
El Tribunal aclara que la mala fe debe apreciarse mediante una evaluación global de todas las circunstancias del caso, incluyendo la intención del solicitante al presentar la solicitud de marca.
¿Es necesario que exista riesgo de confusión para declarar la mala fe?
No.
El Tribunal de Justicia señala que la existencia de riesgo de confusión no es un requisito para aplicar la nulidad por mala fe prevista en el artículo 52.1.b del Reglamento de marca de la Unión Europea.
La mala fe puede apreciarse incluso en situaciones en las que:
-
no exista identidad o similitud de productos o servicios,
-
o no exista un signo previo que genere confusión.
¿Qué se entiende por mala fe en el derecho de marcas de la Unión Europea?
El Tribunal define la mala fe como una intención deshonesta en el tráfico económico, incompatible con una competencia leal.
Existe mala fe cuando el solicitante registra una marca:
-
para perjudicar los intereses de terceros,
-
para bloquear a competidores,
-
o para obtener un derecho exclusivo con fines distintos de las funciones propias de la marca.
¿Qué factores deben analizarse para determinar la mala fe?
La jurisprudencia del TJUE exige realizar una apreciación global de todas las circunstancias del caso.
Entre los factores relevantes pueden incluirse:
-
el conocimiento de signos utilizados previamente por terceros,
-
la lógica comercial de la solicitud de marca,
-
la cronología de los hechos,
-
la existencia de relaciones comerciales entre las partes,
-
o la intención de impedir el uso del signo por otro operador económico.
¿En qué momento debe evaluarse la mala fe en el registro de una marca?
La mala fe debe apreciarse en el momento de la presentación de la solicitud de la marca.
Por tanto, el análisis debe tener en cuenta las circunstancias existentes en esa fecha y no únicamente la situación posterior del registro o del uso de la marca.
¿Por qué el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal General?
El Tribunal de Justicia consideró que el Tribunal General interpretó de forma errónea la jurisprudencia anterior al exigir identidad o similitud de productos o servicios como requisito para apreciar la mala fe.
Esta interpretación restringía indebidamente el alcance del artículo 52.1.b del Reglamento de marcas de la UE.
¿Qué ocurre tras la sentencia Koton?
El Tribunal de Justicia anuló tanto:
-
la sentencia del Tribunal General,
-
como la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO.
Sin embargo, el Tribunal no declaró directamente la nulidad de la marca, sino que remitió el asunto a la EUIPO para que realice una nueva evaluación de la mala fe.
¿Qué importancia tiene esta sentencia para el derecho de marcas?
La sentencia Koton es una decisión clave porque:
-
confirma que la mala fe es un motivo de nulidad autónomo,
-
amplía el alcance del control sobre registros abusivos de marcas,
-
y refuerza la protección del sistema de competencia leal en el mercado interior de la Unión Europea.
© Pablo Maza
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