TGUE T-452/23 – Nulidad de marca de la UE y mala fe en conflictos con nombres comerciales
Introducción
La Sentencia del Tribunal General de 4 de septiembre de 2024 (asunto T-452/23) aborda una cuestión relevante en el derecho de marcas europeo: la nulidad absoluta por mala fe en el registro de una marca de la Unión Europea cuando existe un conflicto con un nombre comercial previo.
El litigio enfrenta a la empresa Bela Vizago Nature, S.L. con la titular de la marca “bidah chaumel ingredientes naturales”, tras una decisión previa de la EUIPO que había rechazado la nulidad solicitada.
El Tribunal General concluye que la resolución de la Sala de Recurso debe ser anulada, lo que implica reexaminar la apreciación de la supuesta mala fe en el momento de la solicitud de la marca, conforme al artículo 59.1.b del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea.
Antecedentes del caso
El origen del litigio se encuentra en un procedimiento de nulidad de marca ante la EUIPO.
La marca impugnada era una marca figurativa de la Unión Europea “bidah chaumel ingredientes naturales”, registrada para productos relacionados con ingredientes naturales.
La empresa Bela Vizago Nature, S.L., con sede en Murcia, solicitó la nulidad de dicha marca alegando que el registro se había realizado de mala fe, al existir un conflicto con un nombre comercial previo.
El procedimiento administrativo siguió las siguientes fases:
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Solicitud de nulidad ante la EUIPO.
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Resolución administrativa.
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Recurso ante la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO (asunto R 1509/2022-5).
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Recurso de anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea.
El Tribunal General examina la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso mediante un recurso basado en el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Marco jurídico aplicable
El litigio gira en torno a la aplicación del artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001, relativo a las causas de nulidad absoluta.
Este precepto establece que una marca de la Unión Europea será declarada nula cuando:
-
el solicitante actuó de mala fe en el momento de presentar la solicitud de registro.
La mala fe en el derecho marcario europeo se interpreta a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que exige un análisis global de las circunstancias del caso.
Entre los factores relevantes suelen considerarse:
-
el conocimiento de signos previos,
-
la intención del solicitante,
-
el contexto económico y comercial del registro.
Cuestión jurídica principal
La cuestión central del litigio consiste en determinar si el titular de la marca “bidah chaumel ingredientes naturales” actuó de mala fe al solicitar su registro, teniendo en cuenta la existencia de derechos o signos anteriores utilizados en el mercado.
En particular, el Tribunal debe analizar si la Sala de Recurso de la EUIPO evaluó correctamente los elementos que permiten apreciar dicha mala fe.
Decisión del Tribunal General
El Tribunal General concluye que la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO no puede mantenerse.
En consecuencia:
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anula la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO,
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condena a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente,
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y establece que la otra parte deberá asumir sus propias costas.
Significado jurídico de la anulación
La anulación de la resolución administrativa implica que el análisis realizado por la Sala de Recurso no fue jurídicamente correcto o suficientemente motivado.
En el sistema jurisdiccional de la Unión Europea, cuando el Tribunal General anula una decisión de la EUIPO:
-
la resolución administrativa queda sin efecto,
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y el asunto debe ser reconsiderado conforme a los criterios establecidos por el Tribunal.
Análisis doctrinal
1. La mala fe como causa de nulidad absoluta
La mala fe es una de las causas más complejas de nulidad en el derecho de marcas.
A diferencia de otros motivos de nulidad, no se basa únicamente en:
-
la comparación de signos,
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o la existencia de derechos anteriores.
La mala fe exige analizar la intención del solicitante en el momento de solicitar la marca.
2. Relevancia de los conflictos con nombres comerciales
El caso resulta particularmente interesante porque la nulidad se plantea en relación con un nombre comercial previo, no necesariamente con una marca registrada.
Esto demuestra que el concepto de mala fe puede operar también cuando el solicitante pretende apropiarse de un signo utilizado previamente por otro operador económico.
3. Control jurisdiccional de las decisiones de la EUIPO
La sentencia refleja el papel del Tribunal General como órgano de control de las decisiones de la EUIPO.
El Tribunal no sustituye completamente el análisis administrativo, pero sí verifica que:
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la EUIPO haya aplicado correctamente el derecho,
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y que la resolución esté debidamente motivada.
Cuando detecta errores en la apreciación jurídica, puede anular la decisión administrativa.
Implicaciones prácticas
Para empresas que utilizan nombres comerciales
La sentencia demuestra que los nombres comerciales pueden desempeñar un papel relevante en litigios marcarios europeos.
Si un tercero registra una marca que reproduce o explota un nombre comercial preexistente, puede plantearse una nulidad por mala fe.
Para solicitantes de marcas
Las empresas deben tener en cuenta que registrar una marca:
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con conocimiento de un signo previo utilizado por otro operador,
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con intención de bloquear su actividad,
puede ser considerado un comportamiento de mala fe.
Conclusión
La sentencia T-452/23 refuerza la importancia del análisis de la mala fe en el registro de marcas de la Unión Europea.
El Tribunal General confirma que la apreciación de la mala fe requiere un examen completo de las circunstancias del caso y que las resoluciones de la EUIPO deben estar debidamente fundamentadas.
La anulación de la decisión administrativa demuestra que los tribunales europeos ejercen un control riguroso sobre la correcta aplicación del artículo 59.1.b del RMUE, especialmente cuando el registro de una marca puede afectar a derechos o signos utilizados previamente en el mercado.
Autor
Pablo Maza Correa
Abogado especializado en Propiedad Intelectual, Marcas, Competencia Desleal y Derecho Digital.
Fuente: Accede y descarga la Sentencia
Preguntas frecuentes jurídicas (FAQ) sobre nulidad de marcas por mala fe en la Unión Europea
¿Qué significa registrar una marca de mala fe en la Unión Europea?
Registrar una marca de mala fe significa solicitar su registro con una intención contraria a las prácticas comerciales leales.
Según el artículo 59.1.b del Reglamento de Marca de la Unión Europea (RMUE), una marca puede declararse nula si el solicitante actuó de mala fe en el momento de presentar la solicitud.
¿Cuándo puede declararse la nulidad de una marca por mala fe?
La nulidad por mala fe puede declararse cuando se acredita que el solicitante:
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conocía la existencia de un signo previo utilizado por otro operador,
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pretendía impedir que ese operador continuara utilizándolo,
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o buscaba obtener una ventaja indebida mediante el registro de la marca.
El análisis debe realizarse atendiendo a todas las circunstancias del caso concreto.
¿Puede un nombre comercial previo impedir el registro de una marca de la UE?
Sí. Aunque no siempre exista una marca registrada previa, el uso anterior de un nombre comercial o signo distintivo en el mercado puede ser relevante para apreciar mala fe.
Si el solicitante registra la marca con conocimiento de ese uso previo y con intención de apropiarse del signo, el registro puede declararse nulo.
¿Cómo se determina la mala fe en el derecho marcario europeo?
La mala fe no se presume y debe demostrarse mediante un análisis global de las circunstancias del caso.
Los tribunales suelen tener en cuenta factores como:
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el conocimiento de un signo previo,
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la relación entre las partes,
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la intención de bloquear a un competidor,
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el contexto económico del registro.
¿Quién puede solicitar la nulidad de una marca por mala fe?
La nulidad por mala fe puede ser solicitada por cualquier persona física o jurídica que considere que el registro de la marca se realizó de forma abusiva.
El procedimiento puede iniciarse ante la EUIPO o ante los tribunales competentes.
¿Qué ocurre si el Tribunal General anula una decisión de la EUIPO?
Cuando el Tribunal General de la Unión Europea anula una decisión de la EUIPO:
-
la resolución administrativa queda sin efecto,
-
y el asunto debe ser reconsiderado por la Oficina conforme a los criterios establecidos en la sentencia.
¿Es necesario que exista riesgo de confusión para declarar la mala fe?
No. La mala fe es una causa de nulidad absoluta independiente del riesgo de confusión.
Aunque no exista confusión entre signos, una marca puede declararse nula si se demuestra que el solicitante actuó con intención desleal.
¿Qué pruebas suelen utilizarse para demostrar la mala fe en el registro de una marca?
En los procedimientos de nulidad por mala fe suelen utilizarse pruebas como:
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documentación sobre el uso previo del signo,
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contratos o relaciones comerciales entre las partes,
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comunicaciones o negociaciones previas,
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pruebas del conocimiento del signo anterior en el mercado.
Estas pruebas permiten acreditar la intención real del solicitante en el momento del registro.
© Pablo Maza
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