STS 1505/2025 – Marca Donuts: Protección reforzada de Marcas Renombradas y Rechazo del Uso Descriptivo por parte del infractor

Análisis jurídico de la Sentencia TS 1505/2025 (Bakery Donuts Iberia vs Atlanta Restauración Temática)

1. Introducción al caso (por Pablo Maza: Abogado especializado en Propiedad Intelectual y Marcas)

El Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia 1505/2025, de 28 de octubre, en la que confirma la protección reforzada de las marcas renombradas frente a usos no autorizados, incluso cuando estos se presentan bajo apariencia descriptiva. El caso enfrenta a Bakery Donuts Iberia S.A.U., titular de varias marcas nacionales y de la UE sobre «donuts», contra Atlanta Restauración Temática S.L., por el uso reiterado de esa denominación en productos de bollería, menús y rótulos de establecimiento. La sentencia analiza en profundidad el alcance del artículo 34 de la Ley 17/2001, de Marcas (LM), y el uso lícito de signos descriptivos, fijando criterios relevantes para litigios sobre riesgo de confusión, evocación y aprovechamiento del prestigio ajeno.

Bloque resumen de la sentencia

2. Fundamentos jurídicos Principales de la Sentencia

La sentencia interpreta los artículos 34.2 y 34.3 LM, estableciendo que el uso de una marca renombrada por un tercero, incluso sin ánimo de confusión, puede ser ilícito si aprovecha su notoriedad. El Tribunal refuerza los criterios de la STJUE C-533/06 (O2 v Hutchinson) y STS 316/2023, para rechazar el uso del término «donuts» como supuesto uso descriptivo.

Extracto relevante:

«…el uso del término ‘donuts’ no puede considerarse un uso descriptivo lícito en los términos del art. 37.b) LM cuando su empleo no es necesario para describir el producto, existe una alternativa descriptiva (‘rosquilla’ o ‘berlina’) y, sobre todo, cuando el uso se realiza de forma destacada, reiterada y con finalidad evocadora, generando un evidente riesgo de asociación o aprovechamiento del prestigio acumulado por la marca renombrada.»

3. Resumen del Conflicto jurídico

Esta resolución consolida la protección objetiva de las marcas renombradas frente a usos que no buscan directamente inducir confusión, pero sí capitalizar su atractivo o valor comercial. Resulta especialmente útil para titulares de marcas con alto grado de reconocimiento en sectores como alimentación, bebidas o cosmética, donde es frecuente el uso «descriptivo disfrazado».

Estrategia procesal y probatoria:

La parte demandante empleó pericial lingüística, documental sobre marketing de la demandada, y prueba testifical de confusión en punto de venta. Fue clave probar que el uso del término «donuts» no era meramente referencial ni indispensable, sino reiterado, visualmente destacado y usado en plural como marca encubierta.

Fundamentación jurídica del TS:

Se confirma que el uso no autorizado de una marca renombrada es ilícito incluso sin confusión si existe aprovechamiento indebido (art. 34.3.c LM), en línea con el art. 9.2.c del Reglamento 2017/1001 y la Directiva 2015/2436.

Comparación con instancias previas:

• El Juzgado Mercantil había desestimado la demanda y no consideró infracción en primera instancia.
• La Audiencia Provincial confirmó la sentencia de Juzgado Mercantil. Solo quedaba ir al Tribunal Supremo para encontrar algo de sentido a este caso.

Indemnización:

Aunque se rechazó el cálculo del 5% del volumen de negocio como fórmula presunta, el Supremo valida el razonamiento de que no toda infracción conlleva una indemnización automática si no se acredita un perjuicio real (art. 43.5 LM). Igualmente, se declara improcedente la indemnización coercitiva (600€/día) por no haber justificado su proporcionalidad ni acreditado el riesgo de reiteración.

4. Texto íntegro de la Sentencia

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) núm. 1505/2025, de 28 de octubre de 2025 (rec. 9487/2021) (Roj: STS 4788/2025 – ECLI:ES:TS:2025:4788)

5. Análisis de la Sentencia y Valoración profesional como Abogado especializado en Propiedad Intelectual

1. Introducción y antecedentes del caso

Partes y objeto del litigio:

El conflicto enfrenta a Bakery Donuts Iberia, S.A.U. (titular de las marcas DONUTS® y DOGHNUTS®, entre otras) contra Atlanta Restauración Temática, S.L.. La demanda se interpuso en enero de 2017 ante el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, alegando infracción de derechos de marca y actos de competencia desleal por parte de Atlanta. En esencia, Bakery Donuts denunció que Atlanta comercializaba rosquillas bajo la denominación “Redondoughts” –término que la demandada tenía incluso registrado como marca propia– y que, en su página web, describía dichos productos usando la palabra “Donut”, coincidente con la marca notoria de la actora. La demandante consideró que esta conducta violaba sus derechos de marca (por uso no autorizado de signos idénticos o similares) y constituía una estrategia desleal de erosión o dilución de la distintividad de sus marcas DONUTS y DOGHNUTS.

Pretensiones de la demanda:

Bakery Donuts acumuló acciones marcarias y de competencia desleal, solicitando varias declaraciones y remedios. En particular, pidió que se declarase: (i) que Atlanta había violado sus derechos de marca al ofrecer rosquillas con la marca “Redondoughts”; (ii) que también los violó al utilizar el signo “Donut” para productos de bollería; y (iii) que la demandada había incurrido en actos de competencia desleal por desarrollar una estrategia de erosión del carácter distintivo y renombre de las marcas DONUTS® y DOGHNUTS® de la actora. Como consecuencias, Bakery Donuts pidió al tribunal que ordenase a Atlanta: cesar todo uso del signo “Redondoughts” como distintivo en el ámbito de la bollería, cesar todo uso de “Donut/Donuts” en dicho ámbito, y abstenerse de cualquier acto que menoscabara la distintividad de sus marcas (en particular, el uso combinado de “Redondoughts” y “Donut/s” para referirse a rosquillas). Asimismo, reclamó una indemnización de daños y perjuicios equivalente al 5% de la cifra de negocios obtenida por Atlanta con los productos comercializados bajo “Redondoughts” y/o “Donut/s”, junto con una indemnización coercitiva no inferior a 600 € por día de retraso en el cese efectivo de la infracción, conforme al art. 44 de la Ley de Marcas (LM). Finalmente, solicitó la imposición de costas a la demandada.

Respuesta de la demandada:

Atlanta contestó negando toda infracción, solicitando la desestimación íntegra de la demanda y la condena en costas a la actora. En síntesis, Atlanta alegó que el término “Donut” se empleaba de manera descriptiva para indicar un tipo de rosquilla, sin ánimo distintivo, amparándose en la lexicalización de dicha palabra en el idioma español. Defendió que “Donut” es un término genérico o común para designar ese producto de bollería, cuya inclusión en el diccionario de la Real Academia Española evidenciaba su uso generalizado. Añadió que no existía riesgo de confusión para los consumidores, pues “Redondoughts” es una marca propia registrada y diferenciada, y el uso de “donut” en la descripción de producto no inducía a pensar que los productos fueran de la actora. Igualmente, sostuvo que no hubo intención desleal ni aprovechamiento indebido, sino mero uso necesario de una palabra descriptiva en prácticas leales de mercado.

Fallos en instancia y apelación:

Tras el juicio ordinario (Proc. 51/2017), el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid dictó sentencia desestimando por completo la demanda de Bakery Donuts. La jueza de primera instancia entendió, en esencia, que el uso de “Donut” por Atlanta tenía carácter descriptivo genérico, amparado por las limitaciones legales al derecho de marca, y que no se acreditó un riesgo de confusión ni un perjuicio indemnizable.

Bakery Donuts apeló la decisión, pero la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) confirmó la sentencia y desestimó el recurso de apelación. La Audiencia coincidió en que no existía riesgo de confusión en el mercado, dadas las circunstancias del uso, considerando “indiferente” el renombre de la marca DONUTS en tanto no concurría tal confusión en el público. Según la AP, la palabra “donut” se utilizó de forma meramente descriptiva del producto (rosquilla), lo cual excluiría la infracción marcaria al estar protegido por el art. 37.b) LM (uso de indicaciones genéricas o descriptivas conforme a usos honrados). Aunque reconoció la notoriedad de la marca de la actora, la AP dio prevalencia al carácter común o necesario del término en lenguaje comercial, subrayando que su presencia en el diccionario de la RAE avalaba dicha percepción. En cuanto a la acción de competencia desleal, la Audiencia no apreció una conducta autónomamente desleal distinta de los mismos hechos ya analizados bajo la Ley de Marcas, por lo que igualmente la rechazó. Por último, al no declararse infracción, denegó las medidas de cesación solicitadas y cualquier indemnización, con expresa imposición de costas a la parte actora.

Recurso de casación e infracción procesal ante el TS:

Disconforme, Bakery Donuts recurrió ante el Tribunal Supremo vía casación (por error en la aplicación del Derecho) y recurso extraordinario por infracción procesal. Los motivos de casación se centraron, principalmente, en la interpretación errónea del art. 37.b) de la Ley de Marcas y en la falta de consideración de la jurisprudencia nacional y europea relativa al uso honesto de indicaciones descriptivas y a la protección de las marcas renombradas. La parte recurrente sostuvo que la Audiencia no había valorado adecuadamente si el uso del término “Donut” por Atlanta fue conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, requisito imprescindible para aplicar la excepción del art. 37.b) LM. Además, alegó que la AP redujo indebidamente el análisis de la “lealtad” al mero riesgo de confusión, sin ponderar los intereses legítimos del titular de la marca ni el posible aprovechamiento indebido o menoscabo del renombre de DONUTS, en contra de la doctrina jurisprudencial existente. En cuanto al recurso por infracción procesal, la actora denunció (i) un error patente e irracional en la valoración de la prueba por la Audiencia –al descartar el riesgo de confusión apoyándose en el carácter descriptivo del uso–, y (ii) una inversión indebida de la carga de la prueba sobre la aplicación del art. 37 LM, que habría obligado a la demandante a probar la deslealtad del uso en vez de exigir a la demandada acreditar las condiciones de la excepción.

En octubre de 2025, el Tribunal Supremo (Sala 1ª de lo Civil, Ponente Excmo. Pedro J. Vela Torres) dictó la Sentencia nº 1505/2025 resolviendo ambos recursos. En lo esencial, el TS confirmó la desestimación del recurso por infracción procesal (avalando que no hubo indefensión ni error fáctico manifiesto en la valoración probatoria de la AP), pero estimó parcialmente el recurso de casación, al apreciar errores de aplicación de la Ley de Marcas por la Audiencia. El Alto Tribunal casó la sentencia recurrida y, asumiendo la instancia, dictó fallo en el que estimó en parte la demanda de Bakery Donuts. En concreto, declaró que sí hubo infracción marcaria por el uso del término “Donut” en la página web de Atlanta, ordenando el cese de dicho uso; pero desestimó todas las demás pretensiones de la demanda (incluyendo la infracción por “Redondoughts”, la competencia desleal, la indemnización de daños y la multa coercitiva). A continuación, se analizan detalladamente los fundamentos jurídicos del Tribunal Supremo respecto de cada pretensión ejercitada y se valoran críticamente los aspectos probatorios, las diferencias entre instancias y la estrategia procesal de las partes.

2. Fundamentos jurídicos aplicados por el Tribunal Supremo

En este apartado se desglosa la respuesta jurídica que da el Tribunal Supremo a cada una de las pretensiones de la parte demandante en su sentencia 1505/2025, identificando los fundamentos de Derecho empleados y las referencias normativas (Ley de Marcas –LM–, Ley de Enjuiciamiento Civil –LEC–, directivas de la UE) y jurisprudenciales (TJUE y TS) citadas en apoyo de su decisión.

2.1 Violación de marca por el uso de la denominación “Redondoughts”

Una de las primeras pretensiones de Bakery Donuts fue que se declarase que Atlanta violó sus derechos de marca al ofrecer rosquillas con la marca “REDONDOUGHTS”. Este punto plantea un típico supuesto de posible confusión por similitud marcaria: la actora es titular de la marca notoria DONUTS (y variantes como DOGHNUTS), y la demandada emplea en el mismo sector de bollería el signo “Redondoughts” para denominar a sus rosquillas.

Análisis del riesgo de confusión:

El Tribunal Supremo, sin embargo, no llega a declarar infracción por el uso del signo “Redondoughts”, confirmando implícitamente el criterio de las instancias inferiores en cuanto a la ausencia de confusión. Ni en la fundamentación jurídica de la sentencia ni en el fallo final se recoge estimación alguna relativa a “Redondoughts”, lo que indica que dicha pretensión fue desestimada. En consecuencia, el uso del término “Redondoughts” por Atlanta no fue considerado ilícito por el TS, coincidiendo con la apreciación probatoria de la Audiencia Provincial de que no era confundible con las marcas de la actora. Cabe inferir que el TS entendió que “Redondoughts” –un vocablo largo y compuesto, con añadidos distintivos (“Redondo-”)– no genera riesgo de asociación con DONUTS/DOGHNUTS, pese a compartir la raíz conceptual de “doughnut”.

Es importante señalar que, al no tratarse de un signo idéntico sino similar, la infracción habría requerido probar un riesgo de confusión en el público (art. 34.2 LM 17/2001, aplicable ratione temporis). La carga de probar esa confusión incumbía a la actora. Los tribunales de instancia concluyeron que tal confusión no concurría, valorando factores como la distinta presentación gráfica y fonética de “Redondoughts”, y el contexto de uso (los productos se ofrecían bajo el paraguas empresarial de Atlanta, no bajo apariencia de ser de Bakery Donuts). La Audiencia Provincial incluso afirmó que la notoriedad de “Donuts” resultaba irrelevante al no haber confusión, dejando entrever que, a su juicio, el consumidor medio percibiría “Redondoughts” como una marca independiente y no relacionada con la marca famosa de la demandante.

Fundamentos legales y jurisprudenciales:

Aunque el TS no discute expresamente este punto, subyace la aplicación de la doctrina general de marcas similares y riesgo de confusión desarrollada por el TJUE. De acuerdo con la Directiva 2008/95/CE (aplicable entonces) y la Ley de Marcas española, la protección marcaria impide el uso de signos semejantes para productos idénticos o afines cuando pueda inducir al público a confusión sobre el origen empresarial (incluyendo riesgo de asociación). La apreciación es global, atendiendo a la similitud visual, fonética y conceptual de los signos, y al carácter distintivo y renombre de la marca prioritaria. En este caso, pese al alto renombre de DONUTS, la distinta configuración de “Redondoughts” parece haber sido suficiente para descartar la posibilidad de confusión directa o indirecta en el público consumidor. Además, la demandada había registrado “Redondoughts” como marca propia, lo que denota un intento de diferenciar su producto con un signo singular, alejándose en lo posible de “Donuts”. El TS no encontró motivo jurídico para corregir esta valoración fáctica, por lo que ratificó la desestimación de la infracción marcaria basada en “Redondoughts”. En el fallo de la sentencia suprema se desestiman expresamente “todas las demás pretensiones de la demanda” fuera del uso del término “Donut”, lo que abarca la referida a “Redondoughts”.

En suma, el TS confirmó que el empleo de “Redondoughts” no constituye violación de marca, al no haberse probado riesgo de confusión o asociación indebida. Este pronunciamiento implícito va en línea con la decisión absolutoria de primera instancia y su confirmación en apelación, por lo que no supuso novedad doctrinal. Se trató de una cuestión principalmente fáctica –el parecido o no entre los signos– en la que el Tribunal Supremo, como es habitual, se mostró deferente a la valoración de las instancias (dentro de los límites de la lógica y la razonabilidad).

2.2 Violación de marca por el uso del término “Donut” en la descripción del producto

El punto neurálgico del litigio fue la acusación de infracción marcaria por parte de Atlanta al utilizar la palabra “Donut” para describir sus rosquillas en su página web. A diferencia de “Redondoughts”, aquí sí nos encontramos ante el uso de un signo idéntico a la marca registrada de la actora (DONUTS/DONUT) para productos idénticos (bollería, rosquillas). En principio, conforme al art. 34.1.a) LM, tal coincidencia plena debería conllevar infracción “ius ex re ipsa” (infracción por sí misma), salvo que concurra alguna excepción legal al derecho de marca.

Excepción de uso descriptivo (art. 37.b LM):

La demandada invocó precisamente la limitación legal de las marcas para indicaciones descriptivas. El art. 37 de la Ley 17/2001, de Marcas (en su redacción vigente al momento de la demanda, anterior a la reforma de 2018) disponía que “El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: […] b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto… u otras características de éstos”. Este precepto –equivalente al art. 6.1, letra b) de la Directiva 2008/95/CE, luego recogido en el art. 14.1 de la Directiva (UE) 2015/2436– establece un límite al “ius prohibendi” del titular marcario, con el fin de salvaguardar que los operadores económicos puedan utilizar términos descriptivos necesarios para describir sus productos. Se trata de una manifestación del llamado “imperativo de disponibilidad” de los signos genéricos o descriptivos en el mercado.

Ahora bien, como subraya la jurisprudencia citada por el TS (p.ej. TJUE, asunto C-102/07 Adidas/Marca Mode), el imperativo de disponibilidad no opera de forma automática ni ilimitada. Solo ampara a quien usa el signo “conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial”, y únicamente respecto de indicaciones verdaderamente descriptivas de características de sus productos. Es decir, el tercero puede emplear una marca ajena si lo hace meramente para describir su propio producto o servicio (por ejemplo, indicar su especie, calidad, forma, etc.), sin menoscabar las funciones de la marca ni aprovechar indebidamente su notoriedad. Incluso se ha admitido que el uso de la marca en su conjunto puede estar cubierto por esta excepción, siempre que sea necesario para describir el producto del tercero y se haga con honestidad comercial (TJUE, C-48/05, Adam Opel). Pero, por el contrario, cualquier utilización que exceda lo meramente descriptivo o que no observe la lealtad comercial rebasará el ámbito de la excepción y constituirá infracción.

Postura de la Audiencia vs. criterio del Tribunal Supremo:

La Audiencia Provincial de Madrid consideró que el uso de “Donut” por Atlanta entraba en dicha excepción: estimó que la demandada empleó “donut” a modo de descripción genérica del producto (una rosquilla tipo donut), sin intención marcaria, por lo que no habría infracción. De hecho, al centrarse exclusivamente en la ausencia de confusión, la AP implícitamente dio por válido el uso descriptivo, basándose en la lexicalización del término “dónut” en español (RAE) y en la “necesidad” de referirse así al producto para que el público lo entienda.

El Tribunal Supremo, en cambio, corrige esta visión por dos vías: fáctica y jurídica. En lo fáctico, aprecia que la Audiencia omitió valorar elementos relevantes del contexto del uso; en lo jurídico, estima que la AP no aplicó correctamente el art. 37.b) LM, pues no examinó el requisito de la lealtad de la utilización ni ponderó los intereses del titular de la marca. El TS señala expresamente que la sentencia recurrida “no ha efectuado una valoración acerca del uso del término Donut en la página web de la demandada, a fin de determinar si ese uso puede ser calificado como una práctica leal… ya que, de no ser así, no resultaría de aplicación la limitación del art. 37 b) LM”. Asimismo, reprocha que la Audiencia “centra y limita el análisis de lealtad… en el riesgo de confusión, en clara infracción de la doctrina jurisprudencial” que exige evaluar la honestidad también respecto de los intereses legítimos del titular de la marca. Es decir, la AP equiparó erróneamente “uso leal” con “uso que no cause confusión”, cuando la lealtad comercial abarca más que la mera evitación de confusión: incluye evitar el aprovechamiento parasitario o el menoscabo del prestigio ajeno.

Valoración de la lealtad y del contexto del uso:

Subsanando dichas omisiones, el Tribunal Supremo procede a analizar si, en las circunstancias del caso, el uso de “Donut” por Atlanta fue realmente descriptivo y conforme a usos leales, o si, por el contrario, vulnera las funciones e intereses protegidos por la marca de la actora. Varios argumentos claves emergen de la sentencia:

• Lexicalización vs. vulgarización: El TS reconoce que el término “dónut” ha entrado en el lenguaje común en español (lexicalización), pero enfatiza que ello no equivale a la pérdida de distintividad legal de la marca (vulgarización). Cita que la propia RAE incluye en su diccionario palabras originadas en marcas renombradas (como “aspirina” o “pósit” por Post-it) sin que por ello necesariamente pierdan protección marcaria. Mientras se reconozca su origen marcario, la mera incorporación de un vocablo al diccionario no destruye per se la exclusividad del registro. En nuestro caso, DONUT sigue siendo una marca con singularidad, larga trayectoria (registrada desde 1962) y renombre ampliamente acreditado en España. El TS alude de hecho a que tanto la notoriedad como el renombre de la marca DONUTS han sido repetidamente reconocidos por diversas autoridades e instancias. Por tanto, la presencia del término en el diccionario de la RAE se interpreta más como un reflejo del éxito comercial del producto que como una prueba de que el público lo perciba únicamente como genérico. La Audiencia, a juicio del Supremo, hizo un uso impropio de este dato lingüístico, asumiendo prácticamente una vulgarización no declarada de la marca, “lo que va más allá del mero reconocimiento de la descriptividad del término”. De hecho, el TS critica que la conclusión de la AP “desemboca, sin decirlo, en una vulgarización de la marca Donut, que no ha sido objeto del procedimiento”, es decir, la Audiencia dio por hecho un estatus de marca genérica que jurídicamente no había sido ni alegado formalmente como acción (no se interpuso demanda reconvencional de nulidad por vulgarización, art. 55 LM) ni demostrado rigurosamente en juicio.

• Existencia de alternativas descriptivas: Un factor decisivo en el juicio de lealtad es si el tercero tenía alternativas para describir su producto sin recurrir a la marca ajena. El TS subraya que Atlanta sí disponía de otros términos usuales en el sector para denominar o describir sus rosquillas, “sin necesidad de uso de la marca ajena”. En concreto, menciona expresamente que la demandada podía haber utilizado palabras como “roscos, rosquillas o berlinas” para referirse a ese producto. Esto deja en evidencia que el empleo de “Donut” no era imprescindible desde el punto de vista descriptivo, sino más bien una elección voluntaria. Cuando existe tal posibilidad, el recurso al signo registrado de un competidor resulta sospechoso, pues se aparta del supuesto clásico que justifica la excepción (casos en que no hay más modo de describir, no other way). La disponibilidad de sinónimos genéricos disminuye la justificación del uso de la marca ajena y pone en entredicho su buena fe.

• Forma concreta del uso (“Donut” vs “dónut”): Interesantemente, el TS nota que en la web de Atlanta el término aparecía escrito como “Donut” con mayúscula inicial, tal cual la marca, y no como “dónut” en minúscula tal y como figura en el diccionario. Esta observación sugiere que la demandada pudo haber estado empleando la palabra de manera más cercana a un nombre propio o marca (respetando incluso la grafía original) que a un término común castellanizado. Aunque sutil, este detalle apoya la idea de que el uso no era puramente neutro o lingüístico, sino que evocaba la marca reconocible.

• Posible menoscabo del carácter distintivo y renombre de la marca DONUTS: Al usar la misma denominación para sus rosquillas, Atlanta podía estar contribuyendo a diluir la capacidad de la marca DONUTS de distinguir en el mercado los productos de su titular. El TS advierte expresamente que el empleo del signo ajeno “puede quedar menoscabado en su carácter distintivo y en su renombre”. En otras palabras, cada vez que un competidor usa “Donut” como nombre genérico, se erosiona un poco la asociación exclusiva de ese término con los productos de la actora, perjudicando su exclusividad en el tráfico económico. En este caso, al ser DONUTS una marca renombrada, dicho riesgo de dilución es especialmente sensible. La jurisprudencia europea (v.gr. doctrina de las marcas con reputación, art. 5.2 Directiva 89/104/CEE y equivalentes) protege a las marcas notorias contra usos de terceros que, sin causar confusión, supongan un aprovechamiento indebido de su fuerza distintiva o un perjuicio a la misma. Si bien esa protección reforzada suele invocarse incluso para productos o servicios diferentes, también es relevante en el propio sector cuando la marca es iconográfica: no se debe permitir que su nombre se banalice como genérico, pues se estaría minando el valor intangible construido en torno a ella.

• Interferencias con la percepción del consumidor medio: Otro aporte del TS es considerar cómo percibe el consumidor medio el uso del término. La sentencia señala que, para un consumidor medio “razonablemente informado y perspicaz” (conforme al estándar del TJUE), “es evidente que no es igual pedir y consumir un ‘Donut’ que un rosco precocinado de masa frita”. Con esta comparación gráfica, el TS indica que la palabra “Donut” evoca en el público una expectativa específica de producto, asociada seguramente a la marca original (calidad, sabor, imagen de marca), mientras que llamar “rosco de masa frita” al mismo producto sugiere algo genérico o de menor diferenciación. Es decir, el uso de la marca “Donut” por parte de Atlanta podría atraer la atención o el interés del consumidor aprovechando el poder de atracción que tiene esa denominación consolidada, algo que no ocurriría usando términos genéricos más neutros. Esta idea entronca con la noción de “poder de atracción” (advertising or selling power) de las marcas renombradas: la jurisprudencia del TJUE (p. ej. Caso Interflora, C-323/09) reconoce que un tercero puede infringir una marca de reputación incluso sin confusión, si se beneficia injustamente de su fama o fuerza de venta. El TS alude a esta doctrina señalando que hay supuestos de infracción en que el tercero se aprovecha del tirón de la marca ajena sin acreditar daño directo, en cuyo caso igualmente existe ilícito.

Conclusión del TS sobre la infracción:

A la luz de todo lo anterior, el Tribunal Supremo concluye que el uso de “Donut” por Atlanta no cumplió con las exigencias del art. 37.b) LM y, por tanto, no estaba amparado por la excepción de uso descriptivo. En términos categóricos, afirma que “no cabe considerar que la actuación de Atlanta fuera leal con los intereses legítimos de Bakery, como titular de la marca renombrada Donut”, ya que dicha actuación afectaba al renombre, carácter distintivo y exclusividad de la marca en el mercado. El TS resalta así la importancia de proteger los intereses del titular de una marca famosa frente a usos aparentemente descriptivos que, en realidad, la devalúan. Atlanta tenía alternativas para describir sus rosquillas y, al preferir la palabra “Donut”, incurrió en un uso desleal desde el punto de vista de la Ley de Marcas.

En consecuencia, el Alto Tribunal declara que ha existido violación de los derechos de marca de Bakery Donuts por el empleo del término “Donut” en la web de Atlanta. Este pronunciamiento supone revocar el criterio absolutorio de la Audiencia en este punto. Cabe apuntar que, al ser un caso de signo idéntico para producto idéntico, a fortiori la infracción quedaría configurada sin necesidad de probar confusión, una vez descartada la aplicación del art. 37. El TS reitera que la Audiencia erró al dejar de aplicar el art. 34 LM (que consagra el derecho de exclusiva) so pretexto de la excepción, llevando indebidamente a una situación que de facto equivalía a considerar la marca vulgarizada.

Referencias normativas y jurisprudenciales citadas:

Para fundamentar su decisión, la sentencia del TS recurre abundantemente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre uso honesto de marcas ajenas. Se citan, entre otras, las sentencias Adidas AG/Marca Mode (TJUE 2008, C-102/07), Adam Opel (TJUE 2007, C-48/05), Gillette (TJUE 2005, C-228/03), BMW (TJUE 1999, C-63/97), Hölterhoff (TJUE 2002, C-2/00) y Arsenal (TJUE 2002, C-206/01). Todas estas resoluciones refuerzan la idea de que el titular de la marca no puede impedir usos descriptivos honestos, pero a condición de que realmente lo sean. También se hace referencia a la Sentencia del TJUE de 18 de julio de 2013, C-252/12 (Specsavers), señalando que en casos de riesgo de confusión o asociación “debe tenerse en cuenta el contexto particular” en que se use el signo similar –lo cual viene a decir que incluso en infracciones per se cabe ponderar si en ese contexto concreto hubo o no perjuicio efectivo. En el ámbito interno, el TS cita su propia sentencia 97/2012, de 6 de marzo (Pleno), que asentó la doctrina de que el requisito de uso leal en art. 37 LM implica respeto a los intereses del titular de la marca (especialmente si es renombrada). Esta doctrina, ignorada por la AP, es la que ahora se aplica para dar protección a la marca DONUTS frente al uso no autorizado de su denominación.

En síntesis, el Tribunal Supremo concluye que Atlanta infringió la marca de Bakery Donuts mediante el uso de “Donut” en su web, dado que dicho uso no fue estrictamente descriptivo ni realizado con lealtad, sino que podía favorecer a Atlanta aprovechando la fama del signo y simultáneamente erosionar la distintividad de la marca ajena. Se restablece así el derecho de exclusiva del titular marcario en su plenitud, dejando sin efecto la exoneración que había otorgado la Audiencia con base en el art. 37 LM.

2.3 Actos de competencia desleal por erosión del carácter distintivo (dilución marcaria)

Además de las acciones marcarias, la demandante acumuló una pretensión subsidiaria basada en la Ley de Competencia Desleal (LCD). Concretamente denunció que la conducta de Atlanta constituía actos de competencia desleal por consistir en una “estrategia de erosión y menoscabo de la distintividad” de sus marcas DONUTS y DOGHNUTS. Este planteamiento buscaba calificar el comportamiento de la demandada –utilizar la marca ajena de modo que pudiera degenerarla o diluirla– como contrario a la buena fe en el mercado y merecedor de sanción independiente al margen del éxito de las acciones marcarias.

Acumulación de acciones marcaria y desleal: La demanda de Bakery Donuts reflejaba una estrategia dual: por un lado invocó la normativa de propiedad industrial (marcas) y por otro la de competencia desleal, pretendiendo quizás cubrir todos los flancos. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechaza la posibilidad de “doble incriminación” por los mismos hechos, aplicando su consolidada doctrina sobre la materia. En la sentencia se expone que la normativa de propiedad industrial y la de competencia desleal tienen finalidades distintas: la primera protege un derecho subjetivo de exclusiva sobre un signo (ius prohibendi del titular frente a usos por terceros), mientras que la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado en general, asegurando una competencia basada en méritos y no en comportamientos desleales.

El TS recuerda que, cuando una determinada conducta “es subsumible en el ámbito de protección conferido por un derecho de propiedad industrial” (en este caso, las marcas) y únicamente constituye una explotación ilícita de ese derecho de exclusiva, sin afectar a otros aspectos del juego competitivo, debe sancionarse solo por la vía marcaria y conforme a las acciones específicas de esa normativa. No cabe duplicar la protección acumulando acciones de competencia desleal y de marca respecto a los “mismos hechos y con la finalidad de obtener los mismos remedios”. Esta pauta, asentada en sentencias del propio TS como la 427/2008, 94/2017, 504/2017 o 451/2019, se funda en evitar una doble valoración sancionadora que conduciría a “bis in idem” civil y a inseguridad jurídica. Solo cuando la conducta de la empresa rival trasciende la mera infracción de un derecho de PI y lesiona principios generales de la competencia (por ejemplo, actos de imitación sistemática, denigración, confusión generalizada no cubierta por la ley marcaria, etc.), sería procedente la acción desleal adicional.

Aplicación al caso:

En este litigio, los hechos reprochados a Atlanta (usar “Redondoughts” y “Donut”) son los mismos bajo análisis tanto en la vía marcaria como en la desleal. No se alegaron circunstancias suplementarias que configuraran, por sí, un acto desleal independiente (v.gr. publicidad engañosa, confusión fuera del ámbito de marcas, violación de secretos, etc.). La pretendida “estrategia de erosión” no era más que la suma de esos usos de los signos cuestionados. Dado que el TS calificó ya de ilícito marcario el uso de “Donut” (y abordó “Redondoughts” en términos marcarios), considera que no procede un enjuiciamiento extra bajo la LCD. En palabras de la sentencia, “cuando la conducta infractora… únicamente constituye uno de los actos de explotación que atenta contra el ius prohibendi de su titular (…), su ilicitud debe declararse solamente mediante la aplicación de la normativa… de propiedad industrial”. Por ello, se concluye que no puede duplicarse la protección mediante el ejercicio acumulado de acciones de competencia desleal y de marca por los mismos hechos.

En virtud de lo anterior, el Tribunal Supremo desestima la pretensión de competencia desleal, al entenderla absorbida por la acción marcaria. El fallo explícitamente establece que “no procede condena alguna por actos de competencia desleal” conforme a las pretensiones acumuladas. Esto confirma también la sentencia de la Audiencia en este extremo, si bien por fundamentos en parte distintos: la AP básicamente no vio deslealtad porque entendió lícito el uso; el TS, aun viendo ilícito el uso, lo sanciona solo como infracción de marca.

Es relevante notar que el TS no entró a examinar si, hipotéticamente, hubiera existido un acto desleal de dilución de marca en caso de no prosperar la acción marcaria. Su doctrina niega esa vía sustitutiva cuando se dispone de la específica de PI. Esta postura ha sido algo discutida doctrinalmente, pues pudiera haber escenarios en que la marca no esté registrada o no sea defendible por vías marcarias y sin embargo la conducta sea desleal (por ejemplo, aprovechar indebidamente una marca notoria no registrada en ciertos ámbitos). Pero en este caso concreto, con marcas registradas y renombradas, el TS cierra filas en torno a la legislación marcaria como lex specialis.

En conclusión, la estrategia de Bakery Donuts de alegar competencia desleal por menoscabo de distintividad no fructificó, al considerarse jurídicamente improcedente añadir esa etiqueta a unos hechos ya encuadrables en infracción de marca. El TS reafirma que la protección de las marcas renombradas frente a usos no autorizados debe canalizarse por las vías específicas que brinda la Ley de Marcas (como efectivamente hizo al analizar el art. 37 y, por implicación, la protección del renombre en sede marcaria), sin recurrir paralelamente a la LCD para castigar el mismo comportamiento.

2.4 Indemnización de daños y perjuicios (cálculo porcentual del 5% del negocio de la demandada)

Otra cuestión central fue la solicitud de indemnización de daños y perjuicios formulada por la actora. Bakery Donuts reclamó una compensación cifrada en el 5% de la cifra de negocios obtenida por Atlanta con los productos vendidos usando los signos litigiosos. Esta pretensión se fundamentó en el art. 43 de la Ley de Marcas, que regula la reparación de daños por infracción marcaria, incluyendo la posibilidad de un cálculo basado en el beneficio obtenido por el infractor o, al menos, en un porcentaje de sus ventas, cuando no pueda acreditarse concretamente el perjuicio.

Régimen legal (arts. 42 y 43 LM) y directrices del TJUE:

El art. 43 LM establece que el titular de la marca tiene derecho a una indemnización por los daños causados por la infracción, incluyendo tanto el daño emergente (pérdidas sufridas) como el lucro cesante (ganancias dejadas de obtener). Este artículo –armonizado con la Directiva 2004/48/CE de Enforcement– prevé varias metodologías de cuantificación: (i) el criterio clásico de pérdidas efectivas y beneficios del infractor, (ii) el criterio de la regalía hipotética (lo que hubiera costado licenciar el uso de la marca), y (iii) introduce en su apartado 5 una regla de indemnización mínima. Concretamente, el art. 43.5 LM (tras la reforma de 2006) dispone que, “si no se puede determinar de otro modo el alcance de la indemnización”, esta no será inferior al 1% del volumen de negocio del infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Esta cláusula garantiza al menos una compensación simbólica en casos de difícil prueba del daño, evitando que el infractor salga totalmente indemne en lo económico.

No obstante, el TS recuerda que esta regla del 1% (mínimo legal) no convierte la responsabilidad por daños en una “pena civil” automática, desligada del efectivo perjuicio. La indemnización sigue rigiéndose por el principio general resarcitorio: debe repararse el daño efectivamente ocasionado. La presunción de que toda infracción causa daño “ex re ipsa” (por el solo hecho de la violación de la exclusiva) es orientativa, pero no absoluta. El TS cita a tal efecto la jurisprudencia europea (TJUE, Specsavers, C-252/12) que insta a atender al contexto particular de cada caso para apreciar si realmente hubo perjuicio. Asimismo, invoca sus sentencias 692/2008 y 351/2011 (resumidas en la STS 516/2019) para afirmar que de una interpretación conjunta de los arts. 42 y 43 LM “se impone la necesidad de que el daño sea acreditado”, salvo que los hechos hablen por sí solos de su existencia. Es decir, no basta la infracción formal; ha de haber un perjuicio, aunque sea difícil de cuantificar. La indemnización mínima del 1% entra en juego para facilitar el cálculo cuando procede indemnizar, pero no exime de probar el presupuesto mismo del daño (el an debe preceder al quantum). En palabras del TS: el art. 43.5 LM “contiene una regla a la que puede acogerse el titular… que ha sufrido una infracción que le ha reportado un ‘perjuicio’, para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación”. Ahora bien, “esta regla… no puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar ‘perjuicio’ alguno… Exige como presupuesto previo la existencia del ‘perjuicio’, con independencia de su entidad”.

Aplicación al caso concreto:

El Tribunal Supremo, siguiendo esos criterios, analiza si en este caso se produjo algún daño indemnizable por la infracción constatada (esto es, exclusivamente por el uso puntual de “Donut” en la web, dado que las demás infracciones no fueron reconocidas). Su conclusión es que no procede condena al pago de daños, porque no quedó acreditado ningún perjuicio efectivo, ni siquiera de carácter presumible, derivado de la conducta de Atlanta. Varios aspectos fácticos sustentan esta decisión:

• El TS destaca que el uso de la marca “Donut” por Atlanta fue extremadamente limitado: “única y exclusivamente en algunas partes no especialmente resaltadas de su página web, concretamente en la descripción de las rosquillas”, sin figurar en la lista de marcas de la empresa ni en envases, envoltorios o presentaciones de productos. Es decir, la palabra litigiosa aparecía casi de forma marginal en el sitio web (por ejemplo, en el texto descriptivo de un producto dentro de un catálogo online), y no se empleó a nivel de branding visible en packaging o marketing destacado. Este carácter subalterno reduce la probabilidad de que generase confusión o desvío de clientela.

• Además, se subraya que Atlanta eliminó el término “Donut” en cuanto fue emplazada en el procedimiento, cesando voluntariamente el uso ilícito al inicio del litigio. La infracción, por tanto, cesó pronto y no se mantuvo en el tiempo. De hecho, la propia Atlanta, al oponerse al recurso de apelación, se comprometió formalmente a no usar en el futuro el término “Donut”. Esta actitud cooperativa y la corta duración de la conducta infractora impiden apreciar un daño continuado o persistente.

• Asimismo, el TS indica que la difusión del uso fue muy reducida y dirigida a profesionales. Atlanta es una empresa de restauración/catering, por lo que es presumible que su página web y catálogo iban destinados más a un público profesional (clientes corporativos, hostelería) que al consumidor final masivo. Esto significa que el alcance del uso indebido fue menor y quizá pasó desapercibido para el gran público. Además, un comprador profesional difícilmente confundiría el origen empresarial del producto (sabría que “Redondoughts”/Atlanta no es lo mismo que Donuts/Bakery Donuts, sino un competidor) y probablemente entendería “donut” como descripción genérica. Todo ello sugiere que no hubo un menoscabo económico tangible para Bakery Donuts: ni pérdida de ventas ni dilución significativa de su marca en la mente del consumidor general, dado lo acotado del ámbito.

• Desde la óptica del enriquecimiento injusto (beneficio del infractor), tampoco se evidenció que Atlanta obtuviera una ventaja económica apreciable gracias al uso de “Donut”. No se alega, por ejemplo, que Atlanta incrementase ventas por usar esa palabra, ni que pudiera cobrar un sobreprecio. El hecho de que su producto tenía marca propia (Redondoughts) y que retiró prontamente la mención, indica que el impacto en sus ingresos fue muy probablemente inexistente o residual.

En vista de todo ello, el TS concluye que, aunque se reconozca la ilicitud del uso de “Donut”, “tuvo lugar en un ámbito muy reducido de difusión… y fue tan fugaz en el tiempo y falto de resultado pernicioso desde un punto de vista patrimonial, que no está justificada la concesión de una indemnización”. Esta frase resume que no se aprecia perjuicio indemnizable, ni siquiera bajo el prisma del aprovechamiento de la reputación. Alude el TS a que en otros casos podría existir infracción por aprovechamiento de marca ajena sin daño directo acreditado (lo cual habilita medidas como la cesación), pero que en este concreto caso ese aprovechamiento no llegó a concretarse en una ganancia para el infractor ni en un detrimento para el titular que deban ser cuantificados.

Por tanto, el TS deniega la indemnización de daños del 5% solicitada, revocando la condena pretendida por la actora. En la práctica, esto significa que Bakery Donuts no recibirá compensación económica alguna por la infracción sufrida, habida cuenta de su mínima entidad real.

Valoración legal de la pretensión del 5%:

Implícitamente, el TS también califica la petición del 5% del negocio como desproporcionada o infundada en este contexto. Dado que ni siquiera se justifica el mínimo legal del 1%, reclamar un 5% (cinco veces ese mínimo) sin sustento probatorio robusto resultó excesivo. El TS indica que el art. 43.5 LM no crea un derecho automático a percibir un porcentaje de las ventas si no hubo perjuicio. El 1% actúa como suelo cuando hay daño incierto, pero no como multa en abstracto. De hecho, la sentencia enfatiza que la estructura de la responsabilidad civil marcaria sigue requiriendo nexo causal y daño, y no puede aplicarse como “pena civil” desligada del resultado lesivo. La regla del 5% pedida por la actora era aún más ambiciosa que el 1% legal mínimo, y hubiera supuesto, en cierto modo, un castigo económico sin correlato en daño probado.

En apoyo de esta perspectiva, vale mencionar que la Directiva (UE) 2016/943 y la jurisprudencia europea señalan que la indemnización debe ser proporcional al perjuicio sufrido, pudiendo incluir factores como el lucro obtenido por el infractor y daños morales, pero siempre evitando el enriquecimiento injustificado del reclamante. Aplicado aquí: si Bakery Donuts hubiese obtenido un 5% de las ventas de Atlanta sin haber sufrido pérdida real ni haberse lucrado Atlanta significativamente gracias al uso, la actora habría recibido un beneficio extraordinario sin base compensatoria, lo cual choca con la filosofía resarcitoria.

En suma, en ausencia de prueba de daño, no se concede indemnización alguna. El TS confirma así la desestimación de esta pretensión (que ya venía denegada en instancia y apelación) y sienta la importancia de acreditar, siquiera indiciariamente, el perjuicio para hacer viable una condena dineraria en materia de marcas, incluso tratándose de marcas notorias. Solo si los hechos en sí mismos evidenciaran un daño (por ejemplo, una explotación masiva, concurrente o prolongada de la marca ajena) podría presumirse ex re ipsa. Pero en este caso ocurrió lo contrario: los hechos evidencian que el impacto fue insignificante.

2.5 Medidas de cesación en el uso de los signos infractores

Un pilar esencial de las acciones de marca es obtener la cesación de los actos infractores (art. 41 LM). En la demanda, Bakery Donuts había pedido al juez que ordenase a Atlanta cesar en todo uso tanto de “Redondoughts” como de “Donut/Donuts” en el ámbito de la bollería, incluyendo abstenerse de usarlos de forma combinada. Estas medidas cautelar-sancionatorias buscan evitar la continuación o repetición del ilícito, protegiendo hacia el futuro el derecho del titular.

Decisión en instancia y apelación: Dado que ni el Juzgado ni la Audiencia apreciaron infracción, no acordaron ninguna cesación, rechazando esas pretensiones. De hecho, en apelación Atlanta ya había voluntariamente removido “Donut” de su web y manifestado que no lo usaría más, lo que hacía en la práctica innecesaria la orden judicial según la óptica de la AP (que además consideró legítimo el uso mientras ocurrió).

Decisión del TS:

Al estimar parcialmente la demanda por la infracción de marca relativa a “Donut”, el Tribunal Supremo procede a otorgar la correspondiente medida de cesación. En su fallo, el TS condena a Atlanta a cesar en el uso del término “Donut” en su actividad comercial. En concreto, limita la condena a “la cesación en dicho uso”, refiriéndose al uso infractor identificado: el empleo de “Donut” en la página web de la demandada para designar rosquillas. De esta forma, se prohíbe a Atlanta seguir utilizando la denominación “Donut” para sus productos de bollería.

Es importante recalcar que no se ordena la cesación del uso de “Redondoughts”, puesto que respecto a ese signo no se estimó infracción (como vimos en 2.1). La actora pretendía que también se vetara “Redondoughts” como marca de Atlanta, pero al no considerarse ilícita su utilización, el TS no incluye ninguna prohibición al respecto. Tampoco se impone una obligación genérica más allá de la circunstancia probada –es decir, el TS no formula una orden abstracta de no usar “Donut” en absoluto para bollería, sino que ciñe la cesación al concreto ámbito donde ocurrió la infracción (la web y, por extensión, cualquier comunicación comercial similar). En la práctica, de todos modos, equivale a una prohibición total de usar “Donut” como descripción o reclamo de sus rosquillas, dado que hacerlo en cualquier soporte (web, catálogo, carta de productos) sería análogo a lo ya juzgado.

El TS justifica la limitación de la condena explicando que únicamente cabía estimar las pretensiones relativas a ese uso infractor de “Donut” y ninguna otra. En otras palabras, la única infracción constatada fue esa y, por tanto, la única medida procedente es ordenar su cese. Cualquier otra petición (cesar “Redondoughts”, cesar actos desleales, etc.) se rechaza por no haber sido declarados ilícitos.

Cabe mencionar que, al momento de dictarse la sentencia del TS (octubre 2025), ya constaba en autos que la demandada había retirado el término “Donut” de su web tiempo atrás. Así, la orden de cesación tiene un carácter más bien declarativo y preventivo hacia el futuro, pues en la práctica Atlanta ya estaba cumpliendo. No obstante, era importante para la actora obtener ese pronunciamiento para consolidar jurídicamente la posición de que no puede reanudarse tal uso sin incurrir en desacato.

En síntesis, el Tribunal Supremo acuerda la medida de cesación solicitada, pero circunscrita al uso de “Donut”. Esta es una consecuencia típica en casos de infracción marcaria: una vez establecido que el signo ajeno se usó sin derecho, lo procedente es prohibir su continuidad (art. 41.1.a LM). Adicionalmente, suelen tomarse medidas de retirada del comercio de productos, rótulos o materiales que lo contengan (art. 41.1.b LM), pero aquí no era necesario dado que no había productos físicos marcados ni rótulos, solo texto web que ya se eliminó.

El cumplimiento de la cesación es inmediato desde que la sentencia firme se notifique. En caso de reincidencia futura, Bakery Donuts podría instar la ejecución de sentencia y solicitar sanciones adicionales, pero a tenor del compromiso expresado por Atlanta y la resolución del pleito, es presumible que acatará la prohibición.

2.6 Indemnización coercitiva (multa por incumplimiento, art. 44 LM)

Finalmente, la parte actora había peticionado la imposición a Atlanta de una indemnización coercitiva de al menos 600 euros por cada día de retraso en cesar la infracción tras la eventual condena. Esta figura, regulada en el art. 44 LM, es una suerte de multa diaria (astreinte) cuyo fin es presionar al condenado a cumplir sin demora la sentencia de cesación. Es un instrumento para asegurar la eficacia de la tutela judicial en propiedad industrial: si el infractor no cesa voluntariamente, cada día de incumplimiento genera una penalidad económica a favor del titular, acumulable hasta que cese.

Criterio del TS:

En su sentencia, el Tribunal Supremo deniega la indemnización coercitiva solicitada. La razón principal es que dicho pronunciamiento se torna innecesario dado que la demandada ya había cesado espontáneamente en el uso ilícito durante el proceso. Como señala el fallo, “no procede una indemnización coercitiva… porque ya consta que la demandada retiró de su página web el término Donut”. En efecto, la finalidad de esta multa es evitar que subsista la infracción una vez ordenado el cese; pero si el cese ya se ha producido antes incluso de la sentencia firme, la sanción carece de objeto inmediato.

Además, cabe entender que el TS vio suficiente el compromiso formal de Atlanta de no repetir la conducta. No había indicios de que la demandada fuese a desobedecer el mandato judicial; al contrario, se había allanado en los hechos al retirar el contenido litigioso. Imponer la multa coercitiva en esas circunstancias habría sido un rigor excesivo, casi punitivo, cuando la propia demandada mostró buena fe post-litigiosa. La jurisprudencia del TS tiende a aplicar el art. 44 LM cuando se teme que la condena de cese puede ser incumplida o cuando el infractor ha prolongado la explotación durante el pleito. Aquí ocurrió lo opuesto: cese rápido y promesa de no reanudar.

Por otro lado, la petición de “no menos de 600 € diarios” parecía un tanto arbitraria y no fundamentada en la demanda. El art. 44 LM no fija cuantías –deja al tribunal determinar una cantidad “prudencial” por día de retraso–, por lo que es una cuestión de criterio judicial. En este caso, dada la trivialidad del uso combatido (una palabra en una web) y la nula cuantía del daño, probablemente incluso de haberse contemplado alguna coercitiva, el monto habría sido bastante menor. Pero el TS ni siquiera entra a cuantificar, simplemente deniega la pretensión.

Con ello, en el fallo se omite cualquier mención a la indemnización coercitiva, entendiéndose desestimada junto con las demás pretensiones no acogidas.

Resumen de resultado final:

La sentencia del Tribunal Supremo quedó así: se desestima el recurso por infracción procesal; se estima el recurso de casación, casando la sentencia de la AP; en su lugar, se estima en parte el recurso de apelación original y la demanda, declarando la infracción de marca por el uso de “Donut” y condenando al cese de dicho uso; se desestiman todas las demás pretensiones de la demanda (infracción por “Redondoughts”, actos de competencia desleal, indemnización de daños, indemnización coercitiva). No se impusieron costas de apelación ni casación dada la estimación parcial (cada parte cargará las suyas), pero sí se impusieron a la actora las costas del recurso de infracción procesal fallido.

Con esto, se cierra el análisis jurídico de los fundamentos del Tribunal Supremo. A continuación, se evaluará críticamente la estrategia probatoria de las partes y las diferencias de criterio entre las instancias, así como la adecuación de las pretensiones de remedios planteadas.

3. Evaluación crítica de la estrategia probatoria de las partes

Un aspecto fundamental en litigios de propiedad industrial es la gestión de la prueba: la carga probatoria de cada elemento, la calidad de las evidencias aportadas y la eficacia de la argumentación para convencer al tribunal. En este caso, dada la dualidad de acciones (marcaria y desleal) y la naturaleza de las alegaciones (uso de marca renombrada, riesgo de confusión, uso descriptivo, daño económico), ambas partes debían estructurar cuidadosamente su estrategia probatoria.

Analizaremos por separado la actuación de la parte demandante (Bakery Donuts) y de la parte demandada (Atlanta), valorando si lograron acreditar sus posiciones fácticas y jurídicas de manera adecuada, y cómo fueron apreciadas dichas pruebas por los tribunales. También se considerará la cuestión de la carga de la prueba y los errores denunciados en segunda instancia, así como la intervención pericial, documental o testifical que conste en el procedimiento.

3.1 Prueba de la parte demandante (Bakery Donuts Iberia)

Objetivos probatorios de la demandante:

Bakery Donuts, como actora, debía probar principalmente: (a) la existencia y vigencia de sus derechos de marca (titularidad de las marcas DONUT/DONUTS, DOGHNUTS, etc. y su cobertura para productos de bollería); (b) el carácter notorio o renombrado de dichas marcas en España, a fin de enfatizar su distintividad y la especial protección que merecen; (c) los hechos constitutivos de la infracción, esto es, el uso por la demandada de signos coincidentes o similares en el tráfico económico (venta de rosquillas bajo “Redondoughts” y descripción “Donut”), incluyendo cuándo y cómo se produjeron tales usos; (d) la existencia de riesgo de confusión en el público relevante por el empleo de “Redondoughts” o “Donut” (al menos en lo relativo a “Redondoughts”, porque en “Donut” al ser idéntico cabría alegar confusión per se); (e) la deslealtad del uso descriptivo de “Donut” por parte de Atlanta, en el sentido de que no fue un uso inocuo sino orientado a diluir la marca o aprovecharse de ella; y (f) la realidad de un daño económico o patrimonial sufrido por la infracción (o, subsidiariamente, al menos los parámetros para calcularlo, como la cifra de negocio del demandado atribuible a los productos litigiosos).

Medios probatorios aportados:

Según se desprende de la sentencia, Bakery Donuts presentó abundante prueba documental. En primer lugar, acreditó su cartera de registros marcarios: aportó los títulos de sus marcas, en especial la marca denominativa española nº 399.563 DONUT (solicitada en 1962), así como varias posteriores de la denominación DONUTS (mixtas de 1971, 1995, 2002, etc.) y la denominativa DOGHNUTS (sol. 1988). También probablemente adjuntó resoluciones o datos reconociendo la notoriedad/renombre de la marca (menciona la sentencia que esto ha sido reconocido por autoridades administrativas y judiciales), quizás informes de mercado, campañas publicitarias históricas de “Donuts” o datos de cuota de mercado para evidenciar su fama. Este extremo parece no haber sido controvertido seriamente por la demandada –la AP asumió que la marca era notoria, aunque luego dijo que era indiferente para el caso–, lo cual indica que la actora cumplió satisfactoriamente con esta carga: la condición de marca renombrada de DONUTS quedó demostrada (o al menos no negada) durante el proceso.

En cuanto a la infracción, la demandante aportó capturas o impresiones de la página web de Atlanta donde figuraba la oferta de rosquillas “Redondoughts” descritas como “Donut”. El TS transcribe el contenido tal como se mostraba en la web, lo que sugiere que se incorporó al proceso un pantallazo o impresión con dicha evidencia. Esta prueba documental resultó crucial, pues era la prueba directa del uso del signo “Donut” por la demandada. También debió acreditar que “Redondoughts” era usado comercialmente por Atlanta (quizá a través de la propia web o de catálogos/testimonios comerciales). Además, es probable que presentase una copia del registro de marca de Atlanta “REDONDOUGHTS”, para demostrar la coexistencia de ese signo con los suyos y enfatizar la estrategia del competidor.

Respecto al riesgo de confusión, Bakery Donuts habría argumentado que “Donut” es idéntico a su marca y se usó en productos idénticos (rosquillas), por lo que ex lege existe confusión o al menos se vulnera la función de origen de la marca. En el caso de “Redondoughts”, la actora debía probar un grado de similitud que hiciera probable la asociación. Para ello, podría haberse apoyado en un informe pericial en materia de marcas, comparando la fonética (Redondoughts vs Donuts), la raíz común (“doughnut”) y la posible confusión indirecta (por ejemplo, que el consumidor perciba “Redondoughts” como una variante o línea de productos “Donuts Redondos” procedente del mismo origen). No se menciona explícitamente en la sentencia ningún peritaje de confusión, lo que sugiere que quizá no se practicó, o que su resultado no fue convincente. Dado el criterio firme de los jueces de que no había confusión, es posible que la actora confiara en la evidencia intrínseca (identidad parcial del término) más que en encuestas o peritajes, o que de haberlos presentado, estos no persuadieran a la jueza ni a los magistrados de apelación.

En cuanto a la deslealtad del uso, la demandante señaló hechos como la inclusión del término “dónut” en el diccionario de la RAE para argumentar que Atlanta pretendía aprovechar esa circunstancia para generalizar la marca y debilitarla (lo mencionó en sus recursos: “la incorporación del término dónut al diccionario únicamente…”). Posiblemente aportó la entrada del DRAE donde aparece “dónut” (que, de hecho, indica “rosquilla cubierta de glaseado de azúcar, del ingl. doughnut, del nombre comercial Donuts”). Esta prueba documental le servía para advertir del peligro de vulgarización y para sustentar que la conducta de Atlanta abonaba esa vulgarización (“erosión de la distintividad”). Sin embargo, esta misma prueba fue utilizada estratégicamente en contra: la demandada la invocó para decir “está en el diccionario, ergo es genérico”. Vemos así que una evidencia puede tener doble filo: la actora la ofreció para demostrar el hecho de la lexicalización (que en su visión reforzaba la necesidad de proteger la marca para que no se vulgarizase definitivamente), pero la demandada y los jueces la tomaron como indicio de que dónut es un término de uso común. El TS finalmente coincide con la actora en que lexicalización no implica pérdida del origen marcario, pero ello requirió una fina argumentación jurídica más que una prueba adicional.

Sobre el daño económico, la estrategia de Bakery Donuts fue algo distinta: en vez de probar directamente un daño concreto (por ejemplo, cuantificar pérdidas de ventas, daño emergente, lucro cesante, etc.), optó por acoger la vía del art. 43.5 LM, pidiendo un porcentaje (5%) del negocio del infractor como estimación objetiva del lucro injusto y daño mínimo. Esta es una táctica a veces utilizada cuando el daño preciso es difícil de demostrar. Sin embargo, puede resultar arriesgada si no convence al tribunal de que siquiera hubo daño. La actora probablemente aportó datos generales de negocio de Atlanta (ventas de rosquillas Redondoughts, etc.) para aplicar el porcentaje. Es factible que hubiera solicitado en la fase de prueba documental u oficios, documentación financiera de Atlanta relativa a la facturación de esos productos. No sabemos si logró esos datos; en todo caso, la AP en su sentencia inicial no llegó a calcular nada porque denegó la infracción, y el TS luego consideró que no procedía indemnizar. El TS destaca que “consta que el uso… fue muy limitado… y falto de resultado pernicioso patrimonial”, lo que sugiere que de las pruebas surgidas (facturación u otras) se veía la insignificancia del impacto. Posiblemente la venta de “Redondoughts” era marginal o las rosquillas eran un producto secundario, con ínfimo volumen, lo que hacía que 5% de ese negocio fuera igualmente poco dinero –pero aun así, si no hay daño, ni eso corresponde.

Carga de la prueba e inversión alegada:

En cuanto a la carga probatoria, la LEC (art. 217) establece que corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su pretensión y al demandado los impeditivos, extintivos o excluyentes. Bakery Donuts argumentó en casación que la AP había invertido indebidamente la carga respecto a la excepción del art. 37 LM. Es decir, sostenía que debía ser Atlanta quien probase que su uso de “Donut” fue conforme a prácticas leales, en lugar de exigir a la actora demostrar su deslealtad. Este es un punto debatible: el uso descriptivo honesto actúa en la práctica como una excepción al derecho exclusivo; en puridad, una vez probados el uso del signo y la titularidad de la marca, correspondería al demandado acreditar que concurren las condiciones de la excepción (que realmente usó el signo como indicación descriptiva y con lealtad). Sin embargo, las fronteras no son tajantes, porque el tribunal, para apreciar infracción, también debe convencerse de que el uso no está amparado por la ley.

El TS no dio la razón a la actora en este punto procesal: consideró que la AP no había aplicado una falta de prueba en su contra, sino que había resuelto valorando la prueba disponible y concluyendo que el uso era descriptivo (es decir, no se basó en una ausencia de prueba, sino en una apreciación positiva de ella). Por tanto, a juicio del Supremo, no hubo inversión ilegal de la carga, sino una cuestión de valoración probatoria (que, como error de hecho, no es revisable salvo manifiesto dislate). En síntesis, la actora sí logró probar los hechos base (uso de la palabra, notoriedad de su marca), pero no desvirtuó la coartada descriptiva en la mente de los jueces de instancia. Para el TS, más que un tema de cargas, fue un error jurídico de la AP al no exigir lealtad en el uso (error de Derecho más que de prueba). Con todo, este debate muestra que la demandante tal vez no ofreció prueba específica de la deslealtad: por ejemplo, no parece que aportara evidencias de una intencionalidad de Atlanta de diluir la marca (como pudiera ser comunicaciones internas, campañas u otros actos desleales). Se basó en inferencias (la combinación Redondoughts-Donut sugiere plan de erosión, etc.), que eran lógicas pero no contundentes. El TS hubo de suplir esa falta de evidencia directa con su propia inferencia jurídica de deslealtad.

Valoración global:

La parte demandante fue eficaz en probar su derecho prioritario (marcas registradas) y su renombre, lo cual es fundamental en estos casos. También documentó suficientemente el hecho infractor (el uso de la denominación en la web), sin lo cual su caso se habría desmoronado. Sin embargo, su prueba sobre el impacto de ese uso y sobre el riesgo/confusión fue menos exitosa. Los tribunales no se convencieron de que existiera confusión con “Redondoughts” ni probablemente nadie aportó testimonios de consumidores confundidos. Tampoco se demostró un daño cuantificable; la pretensión del 5% se presentó sin una base empírica sólida que la apuntalara (por ejemplo, un peritaje económico que argumentara que un 5% sería el royalty típico por licencia de marca, o que tal porcentaje corresponde al lucro obtenido por Atlanta). Esa carencia hizo vulnerable la reclamación indemnizatoria, que finalmente fue rechazada por falta de prueba del perjuicio.

Asimismo, la actora no contrarrestó con pruebas directas la alegación de la demandada de que “donut” es un término genérico. Podría haber ofrecido, por ejemplo, encuestas de mercado mostrando que todavía una parte significativa del público asocia “Donuts” con un origen empresarial concreto, o que identifica Donuts como marca (y no solo como producto genérico). O pericial lingüística que explicase que, aunque esté en el diccionario, sigue siendo marca renombrada (quizá apoyándose en la propia definición del DRAE que menciona su origen comercial). No consta que se presentaran tales pruebas; en su lugar, la actora confió en argumentos jurídicos (que el renombre protege frente a vulgarización, etc.), los cuales el TS sí tomó en cuenta.

En conclusión, la estrategia probatoria de Bakery Donuts fue parcialmente acertada: asentó bien los pilares de sus derechos y evidenció la conducta de la demandada, pero no logró demostrar impactos de confusión o daño, lo que limitó sus triunfos. Pudo infraestimar la necesidad de pruebas demoscópicas o periciales para vencer la percepción judicial de que “donut” es ya genérico para muchos. La victoria parcial en casación se debió más a una correcta interpretación jurídica (auspiciada por la insistencia de la actora en el error de la AP al no analizar la lealtad) que a una contundencia de la prueba en sí.

3.2 Defensa y prueba de la parte demandada (Atlanta Restauración Temática)

Planteamiento de la defensa:

La posición de Atlanta se centró en tres ejes: (i) demostrar que su uso de “donut” fue meramente descriptivo y legítimo, (ii) refutar la existencia de confusión o asociación respecto a las marcas de la actora, y (iii) negar cualquier daño o mala fe en su conducta. En esencia, su estrategia probatoria buscó encuadrar los hechos en las excepciones legales y mostrar la inocuidad de su actuación.

Prueba del carácter descriptivo-genérico de “donut”:

La principal baza probatoria de Atlanta fue, sin duda, el hecho notorio de que “dónut” se ha incorporado al idioma español como nombre común de cierta rosquilla. Aportó al procedimiento la prueba documental de la entrada “dónut” en el Diccionario de la RAE, o al menos se hizo valer de ese dato público. En dicha entrada, la RAE define “dónut” como “Rosquilla de forma toroidal, generalmente cubierta de azúcar glasé”, indicando su etimología del inglés doughnut y que proviene de un nombre comercial. Este elemento fue un pilar de su defensa: evidenciaba que la palabra había trascendido el ámbito marcario para convertirse en término genérico de uso común. Además, es probable que la demandada mostrase ejemplos de uso coloquial o en el mercado de la palabra donut para referirse a rosquillas de distintas procedencias (por ejemplo, en medios de comunicación, en otros comercios, etc.), subrayando que otros operadores también la usan descriptivamente sin referirse necesariamente a la marca de la actora. Esto reforzaría el argumento de que existe un imperativo de disponibilidad: no se puede obligar a todos a no llamar donut a un donut.

Es de notar que esta prueba resultó convincente tanto para la juez de lo Mercantil como para la Audiencia Provincial, que dieron por válido que donut es un término descriptivo y genérico en la práctica comercial. Incluso el TS la considera prueba de lexicalización, aunque luego la matiza jurídicamente. La demandada explotó eficazmente esa evidencia objetiva en su favor.

Prueba de falta de confusión:

Atlanta sostuvo que no había riesgo de confusión para el público. Para probar esto, pudo señalar varias circunstancias: sus productos se vendían bajo la marca propia “Redondoughts” claramente identificada; en su web y material, la empresa Atlanta estaba identificada, sin alusión a “Donuts” como marca corporativa; el uso de la palabra donut era en minúscula dentro de una descripción, sin resaltar (aunque TS notó la mayúscula, quizás Atlanta alegó que era al inicio de frase o similar); y los clientes de su web (según argumentó) eran profesionales que difícilmente se confundirían. Es posible que aportara algún testimonio de clientes o expertos del sector indicando que “donut” es entendido genéricamente y que nadie pensaría que significa que ese producto viene de Bakery Donuts. No se menciona testifical, pero pudo haberla. En todo caso, la convicción del juzgador en instancia y apelación fue clara: no vieron confusión porque consideraron que el público interpretaría donut como tipo de producto, no como indicativo de origen. Esta apreciación sugiere que la defensa logró transmitir ese mensaje con éxito, quizás amparada en la notoriedad paradójica de la marca: a veces, cuando una marca es demasiado famosa, su nombre acaba designando el producto (pensemos en kleenex, aspirina…). Atlanta se apoyó justamente en ese fenómeno de “generización”.

Respecto a “Redondoughts”, la demandada probablemente presentó la resolución de registro de su marca para mostrar que fue concedida (lo que implica que la OEPM no la confundió con Donuts). También pudo aportar muestras de la presentación de sus rosquillas, branding, etc., para evidenciar diferencias con los productos “Donuts” de la actora (distinto envoltorio, distinto canal). Todo ello para reforzar la inexistencia de asociación por parte del consumidor.

Defensa del uso honrado:

Para encuadrar su conducta en el art. 37 LM, Atlanta debía probar que actuó conforme a las prácticas leales. Aquí más que pruebas materiales, entran valoraciones. Pero pudo subrayar que no intentó registrar “Donut” como marca propia, ni lo colocó en grandes rótulos o packaging, ni trató de imitar los elementos de imagen de la actora (logo, tipografías). Al contrario, usó la palabra en su sentido ordinario, junto a su propia marca “Redondoughts”. Este hecho lo constató el TS: no aparecía “Donut” en su lista de marcas ni envases. Esto apoya que la demandada actuó (al menos externamente) con cierta contención, lo que jugaría a favor de su buena fe aparente. Además, una vez notificada la demanda, cesó voluntariamente el uso controvertido, lo cual es indicativo de respeto a la legalidad (o ganas de evitar problemas mayores). Esa cesación se valoró positivamente por el TS para descartar la multa coercitiva, aunque no bastó para exonerarla retroactivamente de la infracción.

Falta de ánimo de aprovechamiento y ausencia de perjuicio:

La demandada insistió en que no obtuvo beneficio indebido ni causó daño. Para ello pudo aportar cifras: quizás demostró que las ventas de rosquillas Redondoughts fueron modestas, o que su negocio principal era otro (por ejemplo, restauración temática, eventos) y no la bollería, de modo que el tema “donut” era tangencial. Efectivamente, el TS constata que el uso fue en un “ámbito dirigido a profesionales” y de difusión muy limitada. Puede que Atlanta mostrase que su catálogo online era para clientes internos o profesionales, no un ecommerce público masivo. Si ofreció datos de ventas de ese producto, ayudaría a convencer de la futilidad económica del asunto.

Así, en ausencia de ganancia, mal puede haber enriquecimiento injusto. Y si suprimió Donut en cuanto la actora se quejó (judicialmente), también demuestra que no estaba apostando su estrategia comercial a robar clientela de la marca ajena, sino que podía prescindir de ello sin afectar su negocio.

Carga de la prueba en la defensa:

Desde el lado de la demandada, una vez la actora acreditó sus marcas y el uso del signo, le correspondía a Atlanta justificar que su uso estaba permitido (causa de exclusión de ilicitud). Lo hizo eficazmente en dos instancias, pero en casación el TS elevó el estándar, exigiendo honestidad en protección del titular, donde la defensa flojeó. Atlanta probablemente no aportó nada que mostrase una razón de peso para usar “Donut” en vez de otros términos (más allá de “es lo normal porque todo el mundo lo dice”). El TS replicó que podía haber dicho rosquilla o berlina. Quizá la demandada podría haber traído a colación que su público objetivo (caterings, etc.) entiende mejor “donut americano” que “rosquilla”, o que usan donut en su jerga. Sin embargo, no consta tal argumento específico, y aunque lo hiciera, el TS muy probablemente lo habría considerado insuficiente frente al interés del titular de mantener su marca sui generis.

Valoración global de la defensa probatoria:

La parte demandada desplegó una estrategia probatoria exitosa en buena medida. Convenció a los jueces de instancia de que su uso entraba en lo permitido: apoyó su posición en evidencia objetiva (el diccionario, la propia realidad lingüística y comercial) y en la falta de impacto real de su conducta. Su defensa fue coherente con los principios: no negó el uso (no podía, estaba documentado), sino que lo contextualizó para minimizarlo. Donde quizás su defensa fue menos sólida fue en cuestiones jurídicas de fondo –la apreciación de la lealtad–, pero eso escapa un poco a la prueba estricta y entra en la argumentación legal. Atlanta podría haber aportado un informe pericial de marketing indicando que “donut” ya es genérico para el 90% del público, o incluso intentar una pericial lingüística que avalara la desvinculación del término respecto de la marca (aunque la RAE ya era prueba fuerte). No sabemos si lo hizo; en cualquier caso, el TS reconoció la lexicalización pero no la deslealtad.

En cuanto a errores denunciados, la demandada en casación se limitó a defender la corrección de la sentencia de la AP. No tenía recurso propio, así que su labor fue resistir los argumentos de la actora. Lo hizo, por ejemplo, reiterando que no había error patente en la valoración de la prueba por la AP (cosa que el TS le concedió, al no admitir el recurso procesal en ese punto). También habría argumentado que no hubo inversión de la carga: de hecho, la AP no citó el art. 217 LEC porque realmente no aplicó una falta de prueba sino que decidió por convicción, lo cual el TS aceptó.

Un punto destacable es que Atlanta no interpuso reconvención para nulidad de la marca por vulgarización. Podría haber sido una jugada agresiva: intentar cancelar la marca DONUT por haber devenido genérica (art. 55.1.c LM). Quizá no lo hizo porque implicaba un litigio probatorio complejo, y confiaba en ganar sin ir tan lejos. Además, la marca Donut en España, aunque lexicalizada, difícilmente se declararía genérica judicialmente sin abrumadoras pruebas, ya que la propia RAE reconoce su origen comercial y la marca sigue usándose distintivamente (los productos de la actora llevan bien visible Donuts®). Tal reconvención, si fracasaba, la habría puesto en peor posición. Por tanto, optó por la defensa “pasiva” sin contrataque, lo cual resultó prudente.

En conclusión, la defensa probatoria de Atlanta fue efectiva para lograr inicialmente una absolución total. Sus argumentos se basaron en hechos notorios (genérico en idioma) y en elementos fácilmente comprensibles para el juez lego (¿cómo prohibir llamar donut a un donut?). Solo ante el Supremo, en un plano más técnico, su defensa no bastó para mantener ese uso bajo el paraguas de la legalidad, porque el TS aplicó una concepción más estricta de la lealtad y la protección al renombre. Pero incluso allí, Atlanta quedó relativamente bien parada: el TS reconoció que su infracción fue mínima y sin mala fe manifiesta, lo cual se reflejó en la ausencia de condenas indemnizatorias o gravosas.

3.3 Valoración judicial de la prueba, carga probatoria y errores denunciados

Valoración de la prueba por los tribunales:

Tanto el Juzgado Mercantil como la Audiencia valoraron la prueba esencialmente a favor de la demandada en lo relativo a la licitud del uso de “donut”. Vieron demostrado que la palabra era genérica en el contexto y que no inducía confusión. Hay que resaltar que los jueces de instancia hicieron una apreciación lógica pero discutible: equipararon la constatación de un uso descriptivo con la ausencia de confusión y, por ende, con la licitud. Desde su punto de vista, la prueba principal (página web, diccionario) les indicaba que Atlanta describía un producto y que el público lo entendería así, sin creer que fuera de la marca Donuts. Al no percibir un perjuicio patente (nadie dejó de comprar Donuts de la actora por eso, presumiblemente), cerraron el caso en favor del demandado.

El Tribunal Supremo, si bien no perturbó las conclusiones fácticas base (por ejemplo, no negó que “dónut” esté en el diccionario ni que la web solo lo usara en la descripción), sí reorientó la lectura jurídica de esas mismas pruebas. Introdujo consideraciones como la disponibilidad de sinónimos, la perspectiva del consumidor medio perspicaz o la protección del valor distintivo, que no estaban en la mente de los jueces inferiores. Esto muestra cómo la misma prueba puede ser reinterpretada a la luz de principios jurídicos más amplios: la AP vio “dónut en RAE” = genérico → no infracción; el TS vio “dónut en RAE” = lexicalizado pero origen reconocido → cuidado, puede haber dilución.

Carga de la prueba (art. 217 LEC):

Como se mencionó, la actora alegó que la AP aplicó mal la carga probatoria. El TS rechazó esta queja, aclarando la doctrina: solo hay infracción de las reglas de carga cuando el fallo se basa en la falta de prueba de un hecho que correspondía a quien no tenía esa carga. En este caso, la AP no dijo “no se probó la deslealtad, luego absuelvo”; lo que dijo fue “considero probado que el uso fue descriptivo y no confuso, luego absuelvo”. Es una diferencia sutil pero importante. Por tanto, a ojos del TS, no se invirtió la carga: la AP simplemente quedó convencida por la prueba de la demandada. En general, en infracción de marca, el titular prueba su derecho y el uso infractor; el presunto infractor que alega un límite legal debe acreditar los hechos que lo sustenten (aquí, que “donut” describe la especie de producto y que su uso fue en contextos leales). Atlanta aportó el diccionario y demostró la limitación del uso, con lo cual cumplió con su parte. Si Bakery Donuts hubiera querido vencer eso, debía probar el elemento extra de la no lealtad (p.ej. intenciones o efectos negativos). No lo hizo con pruebas directas, y la AP entonces favoreció al demandado. Esta asignación de cargas implícita se ajusta a lo habitual: las excepciones las prueba quien las invoca.

Errores de hecho denunciados por la actora:

Bakery Donuts, mediante el recurso de infracción procesal (motivo de error patente en la valoración probatoria, art. 469.1.4º LEC), alegó que la AP había cometido un error evidente al concluir que el uso descriptivo descartaba confusión, ignorando elementos cruciales. Citó la “identidad absoluta de los signos y su aplicación”, “el conocimiento de la marca anterior” por el público, “que la demandante también vende sus productos en canales profesionales”, y “que la incorporación de dónut al diccionario únicamente…” (imaginamos “…refleja su uso común, no su genericidad jurídica”). Todos esos argumentos pretendían mostrar que la AP había hecho una inferencia ilógica. Sin embargo, el TS no consideró que hubiera un error fáctico patente. Para que prospere un recurso así, la valoración debe ser irracional hasta el punto de vulnerar el derecho a la tutela judicial (art. 24 CE). Aquí era discutible, pero no necesariamente absurda: la AP tuvo su lógica (equivocada en Derecho, mas no inventó hechos). El TS reiteró su criterio restrictivo: el error patente es el “error claro, evidente e incontrovertible” a la vista de las actuaciones, no una diferencia de criterio. En este caso, no había un documento o prueba que la AP hubiera tergiversado flagrantemente; simplemente no ponderó ciertos factores como quería la actora. Por eso, el TS desestimó el recurso procesal en todos sus motivos, confirmando que no hubo indefensión ni error manifiesto.

Medios probatorios y su corrección formal:

No trasciende que haya habido tachas o inadmisiones de prueba relevantes. Al contrario, parece que toda la prueba propuesta (documental principalmente, tal vez pericial) fue admitida y valorada. No se mencionan incidentes probatorios. Por tanto, desde el punto de vista procesal, no hubo quejas de nulidad o inadmisión. La disputa fue sobre la interpretación del material probatorio admitido.

Periciales y testificales:

La sentencia no menciona ninguna pericial ni testigo concreto, lo que sugiere que la prueba principal fue documental (marcas registradas, páginas web, diccionarios, quizás informes de ventas). Si existieron periciales de parte (por ejemplo, en marketing o confusión), su contenido no debió alterar la visión del tribunal, pues no se hace referencia a ellos en los fundamentos. A veces la ausencia de mención indica que el tribunal no los consideró decisivos o los integró en la valoración general. Un error de la actora pudo ser no producir una pericial de confusión más contundente o una encuesta de consumidores; aunque no son obligatorias, en casos de este tipo pueden ser útiles. No obstante, la dificultad residía en que “Donut” ya era tan conocido que muchos encuestados podrían decir “un donut es un tipo de rosquilla” –lo cual habría incluso reforzado a la demandada.

En suma, la carga de la prueba quedó repartida conforme a lo previsto y cada parte probó lo que más le convenía: la actora, sus derechos y el hecho infractor; la demandada, la naturaleza descriptiva y falta de perjuicio. Los tribunales valoraron la prueba sin infracciones procesales, aunque con enfoques distintos en instancia/AP vs casación. Se puede concluir que no hubo una deficiencia probatoria flagrante, sino más bien un distinto peso otorgado a los mismos hechos. La actora quizá pecó de no apuntalar con prueba pericial ciertos aspectos, pero al final logró en casación que se reconsideraran con la normativa adecuada.

4. Comparativa: primera instancia, apelación y Tribunal Supremo

El iter de este caso a través de las instancias muestra diferencias significativas en el enfoque jurídico. Analizaremos cómo cada nivel (Juzgado Mercantil, Audiencia Provincial y Tribunal Supremo) abordó las cuestiones controvertidas, qué criterio adoptó y cómo el Supremo corrige –o no– los eventuales errores de sus predecesores. Especial atención merece el tratamiento del art. 37.b) de la Ley de Marcas (uso honrado de indicaciones descriptivas) y la protección de las marcas renombradas, pues allí reside el principal giro jurisprudencial de la sentencia del TS.

4.1 Criterio del Juzgado de lo Mercantil (Sentencia 388/2019)

La jueza de primera instancia desestimó en su totalidad la demanda. Aunque no disponemos del texto íntegro de su fundamentación (fue incluida en la sentencia del TS en forma de antecedente), podemos inferir sus razones de la confirmación en apelación. En síntesis, el Juzgado determinó que no hubo violación de marca ni actos desleales por parte de Atlanta, porque:

• Respecto a “Redondoughts”, consideró que no generaba confusión con las marcas de la actora. Seguramente aplicó el test de comparación de marcas y concluyó que, pese a cierta semejanza conceptual (ambas remiten a doughnut), las diferencias añadidas (“Redon-”) y la presentación impedían que el consumidor medio pensara que era un producto de Bakery Donuts. Por tanto, ningún artículo de la LM resultaba infringido en ese punto.

• Respecto al uso de “Donut”, lo calificó como un uso descriptivo permitido. Aquí seguramente invocó directamente el art. 37.b) LM, indicando que la palabra designaba la especie o tipo de producto (rosquilla donut) y que no se usó de modo distintivo. Probablemente subrayó la generalización del término en el lenguaje y tal vez mencionó la inclusión en el diccionario como apoyo. Concluyó que la actora no podía prohibir ese uso bajo el derecho de marca, al ser un caso de imperativo de disponibilidad. Posiblemente señaló que Bakery Donuts no puede monopolizar un término de bollería de uso común en perjuicio de la competencia.

• Asimismo, la jueza de instancia no apreciaría mala fe en Atlanta. Al contrario, quizás vio lógica comercial en llamar a las cosas por su nombre común, sin intención de parasitar.

• En cuanto a la competencia desleal, es probable que el juzgado ni siquiera la analizara en detalle tras concluir que no hubo ilicitud en la conducta. Bajo el principio de prejudicialidad, si no hay infracción de marca, difícilmente habría acto desleal (y aunque lo hubiera, no se habría acreditado un plus de deslealtad distinto).

• Sobre los daños y remedios, al no haber infracción, rechazó la indemnización del 5% y cualquier cesación o multa. Puede que añadiera que, aun si hubiera infracción, no vio daño (pero esto es especulativo). En todo caso, su fallo absolvió y con costas a la actora, lo que indica que consideró la demanda infundada.

En resumen, la primera instancia adoptó un criterio pro libertate en favor del demandado, marcadamente formalista en la excepción del art. 37 LM: si el signo se usa descriptivamente (y ella entendió que sí), no hay infracción, sin mayores contemplaciones sobre renombre o fair use. Este criterio es relativamente frecuente en juzgados comerciales cuando perciben que el titular de la marca pretende extender su monopolio a términos que la sociedad ya ha asimilado como genéricos. La juzgadora actuó con prudencia en defensa de la competencia: no quiso proscribir el uso de una palabra popular en un rubro alimentario, lo cual habría sonado a privar al lenguaje común de un vocablo cotidiano.

4.2 Criterio de la Audiencia Provincial de Madrid (Sentencia 379/2021, Sección 28ª)

La Audiencia Provincial, en su sentencia de octubre de 2021, confirmó íntegramente la decisión del Juzgado. La Sección 28ª compartió el análisis sustancial de la primera instancia, si bien su motivación –reflejada parcialmente en el recurso de casación– aporta algunas precisiones:

• Indiferencia del renombre ante la falta de confusión: La AP declaró que “es indiferente que la marca Donuts sea notoria, por cuanto no existe riesgo de confusión”. Esta frase resume su postura: no discute la fama de la marca, pero considera que, en los hechos, la ausencia de confusión torna irrelevante la notoriedad. En otras palabras, por muy renombrada que sea una marca, si el consumidor entiende que la referencia es genérica y no indica origen, entonces no hay infracción. Este razonamiento ignora la posibilidad de actos de dilución sin confusión, circunscribiendo la protección de la marca notoria a los supuestos de confusión tradicional.

• Énfasis en el uso descriptivo: La Audiencia, al igual que el Juzgado, vio el uso de “donut” como descriptivo. Seguramente añadió que la demandada no usó la palabra como marca propia ni para distinguir sus productos de otros, sino “a modo de descripción del producto” (tal como para señalar el tipo de rosquilla). Posiblemente citó precedentes españoles que avalan el uso de términos genéricos aunque coincidan con marcas (por ejemplo, jurisprudencia sobre marcas degeneradas parcialmente). Su análisis se centró, según el TS, solo en el riesgo de confusión como medida de lealtad. Es decir, la AP entendió que si no hay confusión, el uso se considera leal. En su mente, “leal” equivalía a “no engañoso para el público”.

• No consideración de la ventaja competitiva o perjuicio al distintivo: La AP aparentemente no ponderó si Atlanta podía estar beneficiándose del atractivo de la marca DONUTS (aprovechamiento de reputación) ni si su uso podía contribuir a vulgarizar la marca (dilución). Dado que descartó la confusión y no profundizó en otros efectos, dejó de lado estas dimensiones. Esta omisión es precisamente la que el TS tacha de error de Derecho, al no seguir la doctrina que exige valorar la lealtad también en relación con los intereses del titular de la marca renombrada.

• Competencia desleal: La Audiencia no encontró base para esta acción. Si la marca no era infringida, difícilmente podría haber acto de competencia desleal. Es probable que manifestara, en línea con el TS luego, que no cabía acumulación o bien que, al ver lícita la conducta, no había deslealtad (principio de efecto reflejo: lo que la ley especial permite, no puede reputarse desleal). Al no detectar animus nocendi en Atlanta, y considerar legítimo su uso, la AP desestimó también esta pretensión sin más.

• Daños y remedios: Confirmando la desestimación, la AP no entró a cuantificar daños. Sin embargo, por lo que rescata el TS, la Audiencia sí pudo haber reflexionado obiter dicta que no se probó un perjuicio concreto. Tal vez señaló que la cifra del 5% era arbitraria o que no procedía al no haber infracción. De su fallo no se desprende responsabilidad alguna, por tanto negó la indemnización y demás medidas solicitadas.

En definitiva, el criterio de la Audiencia Provincial fue alineado con la primera instancia: amplió la protección del art. 37.b) LM hasta cubrir este supuesto, negó la confusión y restó importancia al renombre en ausencia de engaño al público. Su enfoque benefició al demandado, manteniendo la libertad de uso de un término común en el comercio. Sin embargo, desde la óptica de la tutela marcaria, se le puede reprochar (como hace el TS) que no aplicó correctamente la jurisprudencia sobre el límite del uso descriptivo y marcas de prestigio, cayendo en una suerte de laissez faire. El TS sugiere que la AP, tácitamente, dio por vulgarizada la marca DONUTS (al decir que cualquiera puede usar “donut” sin afectar al origen) sin seguir el cauce legal para ello.

4.3 Doctrina del Tribunal Supremo: corrección de errores de fondo y protección reforzada

El Tribunal Supremo adopta un criterio intermedio pero más inclinado hacia la protección marcaria. Corrige lo que a su juicio fueron errores de fondo en la sentencia de la Audiencia Provincial, especialmente en la aplicación del art. 37.b) LM y en la consideración de los derechos derivados de una marca renombrada. También confirma, por otro lado, que no hubo errores de forma (procesales) relevantes.

Las correcciones principales que introduce el TS son:

• Análisis completo del art. 37.b) LM (uso honrado): A diferencia de la AP, el TS enfatiza que el art. 37.b) exige no solo que el signo de tercero sea descriptivo de una característica del producto, sino que su uso sea conforme a prácticas leales. La AP omitió esta segunda exigencia o la confundió con la ausencia de confusión; el TS la rescata y la dota de contenido. Esto supone un recordatorio de la doctrina sentada en TS 97/2012: el requisito de lealtad se aprecia en relación con los intereses legítimos del titular de la marca. Es decir, aun cuando un uso sea descriptivo, no será lícito si perjudica injustamente al titular (por ejemplo, diluyendo su marca) o si le priva indebidamente de la exclusividad. El TS corrige así el enfoque incompleto de la AP y reorienta la interpretación del precepto conforme a la jurisprudencia del TJUE y la suya propia.

• Protección del renombre y distintividad: El TS no acepta la afirmación de que el renombre sea indiferente. Al contrario, subraya que precisamente por ser renombrada la marca DONUTS, el uso de “Donut” por otro debe examinarse con más cuidado respecto a sus efectos en la distintividad y reputación de la marca. En su análisis, el TS demostró sensibilidad a la posibilidad de dilución: reconoció que dejar libre el uso de “Donut” equivaldría a consagrar la vulgarización de la marca (lo que la AP hizo implícitamente). Por ende, protege el renombre impidiendo ese uso desleal. Esto es coherente con la normativa: el art. 8.2 de la antigua Directiva 89/104/CEE (y art. 8.5 del Reglamento comunitario de marcas) extiende la protección de marca renombrada frente a usos que aprovechen o perjudiquen su distintividad, incluso sin confusión. La Ley de Marcas española (art. 34.3.e LM 17/2001, hoy art. 4.4 de la Ley 17/2001 tras reforma) incorpora esa protección para marcas renombradas. Aunque en este caso se trataba del mismo género de productos, la ratio de proteger distintividad/renombre sigue aplicando. El TS, en los hechos, aplica un tratamiento de marca renombrada al reprimir un uso que no confundía pero sí podía menoscabar exclusividad y prestigio.

• Imperativo de disponibilidad vs. derechos del titular: El TS equilibra ambos. Reconoce la necesidad de mantener disponibles términos genéricos para la competencia, pero niega que ello sea un cheque en blanco para usar marcas ajenas si existen alternativas. Su postura es que el imperativo de disponibilidad no es autónomo ni prevalece per se, sino que actúa dentro de los límites del art. 37 y en armonía con la función esencial de la marca de garantizar una competencia no falseada (cita el caso BMW al respecto). La AP, en cambio, pareció dar preponderancia total al libre uso del término. El TS corrige este desequilibrio, devolviendo prioridad al ius prohibendi del titular cuando el uso del tercero no era estrictamente necesario.

• Separación de vías marcaria vs desleal: Otro aspecto donde el TS sienta doctrina es en la duplicidad de acciones. Corrige cualquier duda confirmando que no procede acción de competencia desleal acumulada cuando la cuestión queda absorbida por la infracción de marca. Esto es importante: la AP tal vez no entró a fondo en este tema; el TS lo zanja con autoridad, citando su jurisprudencia. Es una corrección en el sentido de uniformar criterios: a veces, en otras Audiencias, podría haberse dado cabida a la acción desleal si, por ejemplo, la acción marcaria fracasaba por un tecnicismo. El TS deja claro que no deben prosperar duplicidades si es el mismo hecho. En este caso, la AP coincidía en el fallo (desestimó ambas), pero el TS aporta doctrina general para futuro.

• Errores de forma/proceso: Como se mencionó, el TS no encontró errores procesales. Rechazó la alegada valoración ilógica de prueba y la supuesta inversión de carga. Así pues, no corrigió nada en cuanto a forma, avalando que la AP actuó correctamente en lo procedimental. La corrección fue de fondo jurídico.

• Gradación de remedios: El TS ajustó las consecuencias prácticas: limitó la condena a cesación sin sanción monetaria, reconociendo el contexto particular (cese voluntario, infracción mínima). Esto corrige, en cierto modo, un posible rigor de la pretensión actora, demostrando que la justicia no persigue castigar más allá del daño real. La AP no había condenado nada; el TS condena a cesar pero niega indemnización y multa. Es un punto medio entre la absolución total de instancias y la condena plena pedida por la actora.

En síntesis, el Tribunal Supremo corrige adecuadamente errores de fondo de la Audiencia Provincial: reinterpreta correctamente el art. 37.b) LM conforme a la jurisprudencia, incorporando la protección de los intereses del titular (sobre todo tratándose de una marca renombrada) y evitando una vulgarización de facto sin proceso debido. Devuelve así a la marca DONUTS una tutela que los jueces anteriores le habían negado por considerar libre el uso del término. Al mismo tiempo, el TS mantiene equilibrio: reconoce que el incidente fue menor y que no justifica indemnizaciones. Esta resolución final es más respetuosa con el espíritu de la ley marcaria (proteger la distintividad) sin descuidar la realidad fáctica (mínimo impacto).

Desde la perspectiva de las partes, Bakery Donuts logró en casación corregir la línea jurisprudencial que le era adversa, sentando un precedente beneficioso para titulares de marcas muy populares: incluso si su marca figura en el diccionario, terceros no pueden excusarse en ello para usarla indiscriminadamente, salvo que sea realmente imprescindible y sin perjudicar al titular. Atlanta, por su lado, a pesar de perder en ese punto, ve reconocido que su infracción fue leve y no sujeta a reparaciones monetarias ni costas de fondo, lo cual atenúa su derrota.

En conclusión, la sentencia del TS 1505/2025 corrige los criterios de instancia y apelación principalmente en cuanto al alcance de la excepción de uso descriptivo y la interacción con marcas de renombre. Ratifica la importancia de analizar la lealtad comercial y la protección del carácter distintivo de marcas famosas, más allá del mero riesgo de confusión. Y consolida la doctrina de que la acción marcaria es vía preferente frente a duplicidades con la LCD, evitando dobles condenas o sobreprotección. Estas correcciones doctrinales enriquecen la jurisprudencia nacional en armonía con la europea, proporcionando una guía más clara para futuros litigios similares.

5. Análisis de la estrategia en las pretensiones de indemnización y medidas de cesación

En este último apartado evaluamos críticamente cómo se formularon y justificaron las pretensiones de remedios (indemnizaciones y medidas de cese) por parte de la demandante, si cumplían las exigencias legales (arts. 43 y 44 LM) y si su desestimación final obedece a carencias estratégicas. También se ofrecen consideraciones sobre posibles enfoques alternativos o mejoras tácticas que podrían haberse adoptado.

5.1 Indemnización de daños y perjuicios: ¿estrategia adecuada?

Planteamiento de la pretensión:

Bakery Donuts reclamó una indemnización cuantiosa, calculada como el 5% de la cifra de negocios de Atlanta en relación con los productos infractores. Esta fórmula se inspiraba en el art. 43.5 LM, que –como vimos– permite fijar la indemnización mínima no inferior al 1% de las ventas del infractor si no puede precisarse de otro modo el daño. La actora, en lugar de probar daños concretos (p. ej., pérdidas de cuota de mercado, lucro cesante, etc.), optó por proponer un criterio objetivo porcentual, claramente por encima del mínimo legal (5 veces más). Seguramente pretendía presentarlo como un método equitativo de valoración del daño y del enriquecimiento injusto: asumir que, de cada 100€ vendidos por Atlanta de rosquillas usando “Donut/Redondoughts”, al menos 5€ se le debían al uso indebido de la marca ajena y por tanto debían resarcirse.

Justificación documental:

Para sustentar esto, la actora habría necesitado datos de negocio de la demandada. No sabemos si contaba con cifras exactas. Tal vez estimó el 5% con base en alguna consideración (por ejemplo, que un royalty típico de marca en alimentación puede rondar ese porcentaje de ventas, o que el margen de beneficio del producto era ~5% y lo atribuía al tirón de la marca). No obstante, no se menciona ninguna pericia económica que lo avale. Parecería más bien una cuantía orientativa elevada a modo de máxima aspiración (una práctica litigiosa común es reclamar un monto alto sabiendo que puede reducirse). Esta táctica, sin embargo, conlleva riesgos: si el tribunal encuentra la pretensión desmesurada o infundada, puede denegarla en su totalidad. Y algo de eso ocurrió aquí.

Valoración de la estrategia:

La reclamación del 5% adoleció de falta de fundamentación empírica. El TS dejó claro que, incluso para aplicar la regla objetiva del 1%, es requisito que exista un perjuicio indemnizable. En este caso, la propia dinámica probatoria mostró que no había perjuicio: el uso fue mínimo y sin efecto patrimonial dañino. Por tanto, la pretensión se quedó sin suelo. Además, solicitar un porcentaje tan por encima del mínimo (5% en lugar de 1%) sin justificar por qué 5 y no 2 o 10, restó credibilidad. Podría haberse interpretado como una petición punitiva más que compensatoria, lo cual choca con el principio de resarcimiento del daño real.

Una estrategia más efectiva habría sido: (i) aportar evidencia de algún daño, aunque fuera incipiente (por ejemplo, un pequeño estudio de mercado mostrando que algunos consumidores probo confusión o que la marca se debilitaba en su exclusividad); (ii) en su defecto, argumentar con apoyo pericial que, aun sin daño comprobable, el infractor debe al menos pagar el 1% de sus ventas por la mera infracción, y después quizá pedir un poco más (pero con base en algo, como enriquecimiento). También podría haber ofrecido al tribunal un cálculo alternativo por royalty hipotético: cuánto habría costado licenciar el uso de la marca “Donuts” en la web de Atlanta, un acuerdo que probablemente equivaldría a un canon fijo modesto dado el alcance. A falta de eso, el 5% pareció arbitrario.

El resultado fue que la solicitud del 5% fue rechazada en su totalidad, dejando a la actora sin indemnización alguna. Estratégicamente, quizás habría sido más prudente reclamar “al menos el 1%” (apoyándose en la literalidad del art. 43.2 LM), y solo subir ese porcentaje si lograba convencer de algún daño extra. Al apuntar directamente al 5%, la actora se arriesgó a que el tribunal, al no ver daño, ni siquiera aplicase el mínimo. Y así fue: el TS dijo que no se puede indemnizar cuando se ha constatado que la infracción no causó perjuicio.

En términos tácticos, la actora confió en una objetivación del daño que le evitaba la carga de probar pérdidas concretas. Esto puede funcionar en casos de infracciones más evidentes o extensas, pero aquí se volvió en su contra: la objetivación sirvió para establecer que objetivamente no hubo daño. Además, el TS enfatizó que la regla del 1% no es automática en ausencia total de daño, cerrando la puerta a indemnizaciones simbólicas sin base.

Posible recomendación:

En casos similares futuros, si el titular de la marca quiere al menos obtener una compensación nominal, debería documentar cualquier signo de perjuicio, por pequeño que sea: testimonios de clientes confundidos, evidencia de que tuvo que invertir en publicidad extra para contrarrestar la dilución, etc. Aunque no sumen grandes cifras, sirven para justificar el porqué de una indemnización. Aquí, la inexistencia de tales pruebas llevó a concluir que no había nada que compensar. Alternativamente, puede convenir centrarse en la acción de cesación y renunciar a indemnizaciones cuando el daño es inmaterial pero la infracción es muy limitada, pues insistir en lo dinerario puede restar fuerza moral al caso (dando la impresión de ser un afán lucrativo más que protector). La propia sentencia del TS refleja cierto eco de esto: destaca que el caso versaba más sobre principio (protección del signo) que sobre daño monetario, y por eso no concede dinero.

5.2 Indemnización coercitiva (600 €/día) y medidas de cesación: evaluación y recomendaciones

Petición de multa coercitiva:

Bakery Donuts solicitó, conforme al art. 44 LM, una multa de 600 € por día de retraso en el cese. Esta petición buscaba asegurar el cumplimiento inmediato de una eventual condena. La Ley de Marcas permite al juez imponer estas multas por cada día que pase sin obedecer la orden de cese, con ingreso a favor del demandante. Sin embargo, la formulación “no inferior a 600 euros por día” sugiere que la actora pidió una cantidad relativamente alta sin justificar por qué esa cuantía (600 €/día supone 18.000 € al mes, una suma seria). No ofreció, que se sepa, argumentos sobre la renuencia o antecedentes de incumplimiento de Atlanta que ameritaran tal severidad.

Desestimación por el TS:

El Tribunal Supremo negó la indemnización coercitiva sobre la base de que ya no era necesaria –Atlanta había cesado voluntariamente el uso de “Donut”–. Esta circunstancia sobrevenida (o más bien concurrente durante el proceso) hizo ver la petición como moot. Además, el TS suele preferir reservar estas multas para casos donde exista un riesgo cierto de desobediencia. En este litigio, la demandada mostró sumisión a lo decidido (quitó el término y prometió no volverlo a usar). Por tanto, insistir en la multa podía percibirse como excesivo, casi un castigo anticipado cuando no había indicios de rebeldía.

Estrategia de la actora:

Desde el punto de vista estratégico, Bakery Donuts incluyó la coercitiva para presionar a la demandada y asegurarse de que, en caso de ganar, la retirada de los usos infractores fuera rápida. Esto en sí es razonable, pues algunas empresas condenadas dilatan el cumplimiento. No obstante, no adaptó su pretensión a la realidad dinámica del pleito: una vez la demandada cesó el uso durante la pendencia del procedimiento (lo cual seguramente constaba ya en segunda instancia), la actora podría haber reconsiderado la necesidad de la multa. Al mantener la solicitud sin cambios (600 €/día) hasta el Supremo, permitió que fuera fácilmente denegada por innecesaria. Incluso podría haberse argumentado “si bien la demandada ha cesado, solicitamos se fije una multa para el hipotético caso de que reanude el uso”, pero eso es forzar, porque las multas coercitivas se piensan para incumplimientos efectivos, no condicionales.

Otra reflexión es que pedir “al menos 600€” diarios pudo parecer arbitrario. La ley no fija baremo, pero 600€ no es simbólico; para comparar, en algún caso de propiedad industrial se han visto multas de 150€/día, 300€/día… Dependerá del tamaño de la empresa y gravedad. Aquí Atlanta no era un gigante, y el uso era mínimo; 600€ diarios quizá estaba desproporcionado. El TS no entró en cuantía porque la negó de plano, pero de haber entrado, tal vez la habría moderado a la baja.

Medidas de cesación:

La actora solicitó cesación de todos los usos de “Redondoughts” y “Donut(s)”, incluyendo el uso combinado. Esta petición era amplia, buscando eliminar del mercado cualquier referencia indebida a sus marcas. ¿Estaba bien planteada? En principio sí: es coherente pedir el cese de lo que se considera infracción. Sin embargo, la actora pedía cesar “Redondoughts” como signo distintivo en bollería, lo cual dependía de probar que “Redondoughts” infringía. Dado que no lo logró, esa parte de la cesación fue desestimada. Esto no es un fallo estratégico de la petición en sí (era lógico pedirlo si creía que Redondoughts infringía), sino de la base probatoria: no se pudo demostrar la infracción correlativa.

Respecto a “Donut”, la orden de cesación se obtuvo, pero el TS la circunscribió al uso en la web detectado. La forma en que la actora enunció la petición (“cesar en todo uso del signo Donut/Donuts en bollería en España”) era muy amplia, prácticamente como una prohibición general. El TS optó por una redacción más concreta (cesar en el uso infractor del término Donut en su web). En la práctica, ambas cubren similar resultado, pero la del TS es menos abstracta. Quizá si la actora hubiera planteado la cesación con más precisión (ej. “cesar en el uso de la denominación ‘Donut’ para referirse a sus productos de bollería, incluyendo en medios digitales, impresos o cualquier soporte comercial”), el TS la habría recogido tal cual. No obstante, esto es menor; lo importante es que se ordenó el cese.

Valoración:

Las medidas de cesación solicitadas eran en su mayoría pertinentes, pero su alcance dependía de ganar en cada punto. Estratégicamente, la actora hizo bien en solicitarlas desde el inicio (de hecho, pedir cesación es casi obligado en demanda de infracción, según art. 41 LM). Donde se puede cuestionar la estrategia es en la insistencia de la multa coercitiva pese al cese voluntario. Posiblemente esa insistencia era para prevenir futuros eventuales usos (ya que la promesa de Atlanta no es vinculante jurídicamente). Aun así, los tribunales prefieren no imponer penas si no hay desacato. Quizá la actora podría haber solicitado una condena más genérica: por ejemplo, pedir que “en caso de incumplimiento de la orden de cesación se imponga la multa coercitiva que el tribunal estime oportuna”, dejando al tribunal calibrar necesidad y cuantía. Eso habría sido más flexible. Pero pedir expresamente “no menos de 600€” dejó menos margen y sonó punitivo.

Recomendaciones procesales:

• Para la parte actora: calibrar las pretensiones económicas al daño real. Una victoria moral (que se reconozca la infracción y se cese el uso) no necesariamente debe venir acompañada de gran indemnización si esta no se sostiene. A veces es más inteligente concentrarse en proteger la marca (cesación, declaración) que en intentar obtener lucro del litigio. En este caso, la actora logró la protección de su marca a largo plazo (pues sienta precedente contra usos descriptivos desleales), que era quizá lo más valioso. En cambio, no ganó dinero, y al pedirlo sin base arriesgó pagar costas (aunque al final no le impusieron de las instancias por la estimación parcial). En otra situación, esa avidez indemnizatoria podría costarle costas si queda como temeraria. Aquí no ocurrió por la particularidad de la estimación parcial.

• Para la parte demandada: su estrategia tras perder en TS fue sensata: ya había cesado, con lo que evitó multas y minimizó condenas. Si no hubiera cesado, el TS casi seguro habría fijado la multa diaria hasta que cesase, complicando más su situación. Por tanto, se recomienda a infractores mostrar buena fe cesando la conducta litigiosa lo antes posible –eso puede ahorrar dinero y atenuar condenas, como se vio.

• Proceso ante la RAE u otros órganos: Un apunte tangencial es que, dada la problemática del término “donut” volviéndose genérico, Bakery Donuts podría en paralelo a este pleito haber gestionado con la RAE la redacción de la entrada para que mencionase la marca registrada (como hace con “Post-it” o “jacuzzi”). La edición vigente del DLE ya decía “del nombre comercial Donuts”. Esa nota es útil en juicios, pues demuestra que se reconoce que era marca. En el litigio, de hecho, se resaltó que la RAE “reconoce su origen marcario”, lo que ayudó al TS a decir que lexicalización no equivale a vulgarización. Esto es más un frente extrajudicial de protección de marca renombrada: vigilar su uso en medios y lenguaje para intervenir si se está convirtiendo en genérica.

En conclusión, la solicitud de indemnización y multa en este caso no estuvo plenamente respaldada por la situación fáctica ni jurídica, resultando en su rechazo. La medida de cesación sí fue adecuada y se obtuvo, si bien limitada al punto infractor comprobado. La experiencia de este caso sugiere que, en litigios donde el daño material es difuso o inexistente, el titular de la marca debe ponderar seriamente si centrar su esfuerzo en la tutela cualitativa (cesación, declaratoria) y quizá renunciar a indemnizaciones simbólicas que pueden complicar el proceso. Aquí Bakery Donuts consiguió salvaguardar la distintividad de DONUTS, que era su objetivo principal, a costa de no lograr reparación económica. Dado que la infracción no le había causado realmente pérdidas, esa es una victoria proporcionada. Insistir en el 5% y en la multa diaria tal vez fue un exceso estratégico, pero por fortuna para ella no conllevó un revés grave (no hubo condena en costas generales). Para futuros casos, las empresas de marcas renombradas podrían considerar usar la vía declarativa y de cesación con mayor énfasis, y negociar fuera de juicio compensaciones simbólicas, en lugar de arriesgar que el tribunal niegue la indemnización por falta de daño.

6. Conclusión y Aplicación práctica

La Sentencia del Tribunal Supremo 1505/2025 representa un estudio detallado de la interacción entre el derecho de marcas (especialmente la protección de marcas de gran fama) y la necesidad de preservar la libertad de competencia en el uso de términos descriptivos. El fallo del TS refina la doctrina sobre el uso honesto de indicaciones descriptivas, dejando claro que el requisito de lealtad comercial demanda considerar los intereses del titular de la marca, en particular cuando esta es renombrada y corre riesgo de dilución. La estrategia probatoria mostró las dificultades de probar daños intangibles y cómo la carga de la prueba se distribuye en estos casos.

Finalmente, la resolución logró un equilibrio: protegió la marca DONUTS de un uso que amenazaba su distintividad, pero sin penalizar en exceso a la demandada dado lo reducido del asunto. Para los profesionales, esta sentencia ofrece valiosas lecciones estratégicas: la importancia de fundamentar con pruebas cualquier reclamación económica, la conveniencia de modular las pretensiones según la realidad del daño, y la confirmación de que las acciones de marca y desleal no deben solaparse sobre los mismos hechos.

En suma, un caso que refuerza la protección de las grandes marcas frente a la erosión de su carácter distintivo, recordando a la vez que los tribunales son reacios a conceder indemnizaciones si no hay perjuicio comprobable, y que adaptarán los remedios a la proporcionalidad y buena fe de las partes.

Aplicación práctica:

La STS 1505/2025 marca un criterio claro para delimitar cuándo un uso aparentemente «descriptivo» vulnera los derechos sobre marcas renombradas. Reforzar la prueba pericial lingüística y el análisis del contexto visual del uso son elementos clave en demandas por infracción. Esta sentencia puede ser decisiva en litigios contra el uso de términos como «kleenex», «fanta» o «tupper» por parte de terceros no autorizados.

7. Más sobre mí como Abogado Especializado en Propiedad Intelectual

Por Pablo Maza Correa, Abogado especializado en Propiedad Intelectual, Marcas, Derechos de Autor, Inteligencia Artificial y Plataformas Digitales.

Defiendo casos y clientes en todas las provincias de España. Estoy colegiado en las Islas Baleares.

Experto en defensa de derechos de autores, empresas creativas y negocios digitales en internet, marketplaces y redes sociales.

Entrevistas y colaboraciones: RTVE 24h, La Sexta (Equipo de Investigación), entre otros medios.

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Pablo Maza Correa Abogado colegiado 6472 ICAIB

Abogado especialista en Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Comercio Electrónico, Redes sociales y especialista en Delitos Informáticos. Es perito informático. Trabaja en España e internacionalmente.

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