El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha resuelto un caso clave sobre la tolerancia en el uso de una marca y los requisitos para que un titular pierda su derecho a impugnar una marca posterior. En el caso T-136/23 (VINTAE vs. VITAE), se discutió si el titular de la marca anterior VITAE había permitido el uso de la marca VINTAE en el sector vinícola durante más de cinco años, lo que impediría su solicitud de nulidad.
El TGUE determinó que la mera presunción de conocimiento del uso de una marca no es suficiente para activar el plazo de cinco años de tolerancia. Es decir, el titular de una marca anterior no pierde automáticamente su derecho a impugnar una marca posterior solo porque ambas operan en el mismo sector.
Este fallo es crucial para la estrategia de defensa de marcas en la Unión Europea, ya que aclara los límites de la tolerancia pasiva en la protección marcaria.
¿Qué es la tolerancia y cómo afecta a la nulidad de una marca?
Definición legal:
La tolerancia en derecho de marcas significa que un titular de una marca anterior pierde su derecho a impugnar una marca posterior si ha permitido conscientemente su uso durante al menos cinco años sin tomar acciones legales.
Base legal en la UE:
- Artículo 61(1) del Reglamento sobre la Marca de la UE (EUTMR):
El titular de una marca anterior no podrá solicitar la nulidad de una marca posterior si ha conocido su existencia y la ha tolerado activamente durante cinco años.
Sin embargo, este caso confirma que el plazo de cinco años solo comienza a contar si el titular de la marca anterior ha sido plenamente consciente del uso de la marca posterior.
Puntos clave del fallo del TGUE en el caso VINTAE vs. VITAE
El titular de la marca posterior (VINTAE) argumentó que el titular de la marca anterior (VITAE) había perdido el derecho a impugnar porque llevaba más de cinco años operando en el mismo sector sin presentar oposición.
El TGUE rechazó este argumento por tres razones principales:
1. No se puede presumir el conocimiento del uso de una marca
- La empresa que solicita la nulidad debe demostrar que la marca anterior conocía de manera efectiva y consciente el uso de la marca posterior.
- La mera participación en ferias comerciales o la obtención de premios en la misma industria no son pruebas suficientes para demostrar conocimiento.
2. El conocimiento debe ser activo e intencional
- No basta con que la marca anterior pudiera haber tenido conocimiento del uso de la marca posterior.
- Debe haber una prueba clara de que el titular sabía del uso y decidió no actuar, algo que VINTAE no logró probar.
3. Diferencia con la mala fe en el registro de marcas
- Según el Artículo 59(1)(b) EUTMR, la mala fe en el registro de una marca puede presumirse a partir del conocimiento del sector.
- En cambio, el conocimiento para la tolerancia (Artículo 61 EUTMR) no puede presumirse, sino que debe probarse con evidencia concreta.
Conclusión del TGUE: Dado que VINTAE no pudo demostrar que VITAE conocía activamente el uso de su marca durante cinco años, no se activó el plazo de tolerancia y la solicitud de nulidad fue válida.
¿Qué significa este fallo para la estrategia de marcas en la UE?
Este caso establece un precedente importante para los titulares de marcas en Europa.
¿Cuándo NO hay tolerancia?
- Cuando el titular de la marca anterior no ha sido plenamente consciente del uso de la marca posterior.
- Cuando no hay pruebas de que el titular haya permitido la marca de forma intencional.
- Cuando la única «prueba» del conocimiento es la coincidencia en eventos o la existencia en el mismo sector.
¿Cuándo SÍ hay tolerancia?
- Si el titular de la marca anterior ha sido notificado formalmente y no ha actuado en cinco años.
- Si existen correos, comunicaciones o pruebas claras de que conocía la existencia de la marca posterior.
- Si ha interactuado con la marca posterior de manera que demuestre permisividad activa.
Base legal clave:
- Artículo 61(1) EUTMR: Plazo de cinco años de tolerancia consciente.
- Sentencia del TGUE en T-136/23: No se puede presumir el conocimiento del uso de una marca, debe probarse.
Conclusión: ¿Cómo proteger tu marca ante la tolerancia pasiva?
Este fallo del Tribunal General de la UE refuerza la importancia de actuar rápidamente cuando una marca posterior puede generar confusión con una marca anterior. Si un titular espera demasiado tiempo sin actuar, corre el riesgo de que se le considere como permisivo con el uso de la marca posterior y pierda su derecho a impugnarla.
Sin embargo, este caso confirma que la simple presencia de una marca posterior en el mercado no es suficiente para presumir el conocimiento del titular de la marca anterior. La carga de la prueba recae en el propietario de la marca posterior, quien debe demostrar que la marca anterior conocía activamente su uso durante cinco años.
Las empresas deben adoptar estrategias preventivas para evitar perder derechos sobre sus marcas, asegurándose de monitorear registros de marcas y tomar acciones legales oportunas cuando una nueva marca pueda entrar en conflicto con la suya.
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