Uso de denominaciones de origen en marcas: la EUIPO rechaza la marca «BADTORO» por vulnerar la D.O.P. Toro
1. Introducción
La Primera Sala de Recurso de la EUIPO ha dictado una resolución relevante sobre la protección de las denominaciones de origen protegidas (DOP) frente a solicitudes de marca de la Unión Europea.
En su resolución de 29 de agosto de 2024 (R 1280/2023-1), la Sala estima la oposición del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro y deniega el registro de la marca «BADTORO» solicitada para bebidas alcohólicas de la clase 33.
La decisión examina de forma exhaustiva la interacción entre el Reglamento de Marca de la Unión Europea (RMUE) y el Reglamento (UE) 1308/2013, que regula la protección de las denominaciones de origen vitivinícolas.
El caso resulta especialmente relevante porque analiza hasta qué punto el uso de un término protegido por una denominación de origen puede impedir el registro de una marca incluso para productos distintos del vino, como vermut, cócteles o sangría.
2. Antecedentes del caso
La sociedad Jordi Nogues, S.L. solicitó en 2018 el registro de la marca de la Unión Europea BADTORO (fig.) para productos de la clase 33, concretamente:
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bebidas alcohólicas (excepto cerveza y vino)
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cócteles
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aperitivos
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vermut
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sangría
La solicitud fue objeto de oposición por parte del Consejo Regulador de la D.O.P. Toro, que invocó varios derechos anteriores:
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la Denominación de Origen Protegida «Toro», registrada en 1989 para vinos
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diversas marcas anteriores que incorporaban el término «Toro»
La oposición se basó en los siguientes derechos anteriores:
a) Denominación de Origen Protegida (DOP), PDO-ES-A0886, “Toro”, para vinos (DOP Toro), registrada el 7 de octubre de 1989.
b) MUE nº 12 785 192, “TORO Denominación de Origen”, solicitada el 11 de abril de 2014 y registrada el 17 de diciembre de 2015 para los siguientes productos y servicios:
Clase 33: Vinos de denominación de origen Toro.
Clase 35: Servicios de publicidad, comercialización, incluso a través de redes mundiales de informática de vinos de denominación de origen Toro.
Clase 39: Servicios de distribución de vinos de denominación de origen Toro.
c) MUE nº 1 220 573, solicitada el 25 de junio 1999 y registrada el 30 de agosto de 2002 para:
Clase 33: Vinos de denominación de origen Toro.
d) Registro de marca nacional española M 3 052 117, solicitada el 13 de noviembre de 2012 y registrada el 3 de junio de 2013 para:
Clase 33: Vinos de denominación de origen Toro.
e) Marca nacional española, M 1 922 954, solicitada el 26 de septiembre de 1994, registrada 5 de mayo de 1995 y renovada por última vez el 22 de octubre de 2014.
La oposición se fundamentó en los artículos:
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art. 8.1.b RMUE (riesgo de confusión)
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art. 8.5 RMUE (marcas con renombre)
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art. 8.6 RMUE (protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas)
Inicialmente, la División de Oposición desestimó la oposición, al considerar insuficiente la prueba aportada. Sin embargo, tras varios recursos, la Sala de Recurso reexaminó el asunto y finalmente estimó la oposición.
3. Marco jurídico aplicable
El núcleo del litigio gira en torno al artículo 8.6 del Reglamento de Marca de la Unión Europea, que permite oponerse al registro de una marca cuando esta infrinja una denominación de origen o indicación geográfica protegida.
Para que prospere la oposición deben concurrir dos requisitos:
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Existencia de una denominación de origen anterior.
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Que la normativa que protege dicha denominación permita impedir el uso de la marca posterior.
En este caso, la Sala conecta el artículo 8.6 RMUE con el artículo 103 del Reglamento (UE) 1308/2013, que protege las denominaciones de origen vitivinícolas frente a:
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uso comercial indebido
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evocación
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indicaciones engañosas
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prácticas que puedan inducir a error al consumidor.
4. Uso indebido de la denominación de origen
La Sala considera que el signo BADTORO puede constituir un uso comercial directo del nombre protegido «Toro».
Según la resolución, el público relevante podría percibir el signo como la combinación de:
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«BAD» (malo)
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«TORO» (denominación protegida)
Por tanto, una parte significativa de los consumidores podría entender el signo como:
un producto relacionado con la denominación de origen Toro, incluso como un «Toro malo».
Este análisis resulta especialmente relevante porque demuestra que el simple añadido de un término adicional no elimina necesariamente la referencia a una denominación de origen protegida.
5. Productos comparables al vino
Uno de los puntos centrales del caso fue determinar si los productos solicitados eran comparables al vino protegido por la D.O. Toro.
La Sala concluye que sí lo son.
Entre los argumentos utilizados destacan:
-
muchos de estos productos contienen vino como ingrediente básico
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comparten naturaleza alcohólica
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se consumen en contextos similares
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utilizan canales de distribución coincidentes
Por ejemplo, la resolución recuerda que:
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la sangría se compone de vino, agua, azúcar y frutas
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el vermut se elabora a partir de vino aromatizado
Por ello, estos productos pueden considerarse comparables al vino a efectos de protección de la denominación de origen.
6. Aprovechamiento indebido de la reputación de la Denominación de Origen
La Sala también aprecia que el uso del término «TORO» en la marca solicitada puede suponer aprovechamiento indebido de la reputación de la denominación de origen.
Las denominaciones de origen vitivinícolas gozan de una reputación intrínseca vinculada a la calidad del producto y a su origen geográfico.
En el caso de la D.O. Toro, la resolución destaca:
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su larga tradición histórica
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su reconocimiento internacional
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su volumen significativo de comercialización
Por tanto, la utilización del término «TORO» en la marca impugnada podría llevar al consumidor a pensar que los productos poseen las características o calidad asociadas a los vinos de esa denominación.
7. Evocación de la Denominación de Origen
La Sala también aprecia la existencia de evocación, concepto ampliamente desarrollado por la jurisprudencia del TJUE.
Existe evocación cuando el consumidor, al ver un signo, piensa inmediatamente en el producto protegido por la denominación de origen.
En este caso:
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la marca incorpora íntegramente el término protegido «TORO»
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los productos son bebidas alcohólicas relacionadas con el vino
Por ello, la Sala concluye que una parte del público podría establecer un vínculo directo entre la marca solicitada y la Denominación de Origen Toro.
8. Riesgo de engaño sobre el origen del producto
Además, la Sala considera que el uso del signo podría generar una indicación falsa o engañosa sobre el origen del producto.
Si las bebidas comercializadas bajo la marca BADTORO no contienen vino de la D.O. Toro, el consumidor podría ser inducido a error sobre:
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el origen geográfico
-
la calidad del producto
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sus características esenciales.
Esto refuerza la incompatibilidad del signo con el sistema europeo de protección de denominaciones de origen.
9. Fallo de la resolución
La Sala de Recurso concluye que concurren los requisitos del artículo 8.6 RMUE, en relación con el artículo 103 del Reglamento 1308/2013.
En consecuencia:
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se anula la resolución anterior,
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se estima la oposición,
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se deniega el registro de la marca BADTORO para todos los productos de la clase 33.
Asimismo, la solicitante es condenada al pago de las costas del procedimiento.
10. Conclusiones
La resolución refuerza la protección de las denominaciones de origen en el sistema de marcas de la Unión Europea y aporta varias enseñanzas relevantes:
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Las denominaciones de origen pueden impedir el registro de marcas posteriores, incluso para productos que no sean exactamente idénticos.
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Los productos derivados o relacionados con el vino pueden considerarse comparables, especialmente cuando contienen vino como ingrediente esencial.
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La inclusión íntegra del término protegido aumenta el riesgo de evocación.
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Las denominaciones de origen poseen una reputación intrínseca, cuya explotación indebida puede justificar la denegación de una marca.
En definitiva, la resolución confirma que el sistema europeo busca evitar que las marcas se beneficien indebidamente del prestigio asociado a las indicaciones geográficas protegidas.
Autor
Pablo Maza Correa
Abogado especializado en Propiedad Intelectual, Marcas, Competencia Desleal y Derecho Digital.
Fuente: Accede y descarga la Resolución en EUIPO
Preguntas frecuentes jurídicas (FAQ)
¿Puede una denominación de origen impedir el registro de una marca?
Sí. El artículo 8.6 del Reglamento de Marca de la Unión Europea permite oponerse al registro de una marca cuando esta infrinja una denominación de origen o indicación geográfica protegida. Si la normativa que protege dicha denominación permite prohibir el uso del signo solicitado, la marca puede ser denegada.
¿Qué ocurre si una marca incorpora el nombre de una denominación de origen?
La incorporación total o parcial del nombre protegido puede constituir:
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uso indebido de la denominación,
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evocación de la indicación geográfica,
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o aprovechamiento de su reputación.
En estos casos, el registro de la marca puede ser rechazado.
¿Puede haber infracción aunque los productos no sean exactamente los mismos?
Sí. La normativa europea protege las denominaciones de origen incluso frente a productos comparables o relacionados. Por ejemplo, bebidas como sangría, vermut o cócteles pueden considerarse comparables al vino cuando contienen vino como ingrediente.
¿Qué significa que una marca «evoca» una denominación de origen?
Existe evocación cuando el consumidor, al ver el signo, piensa inmediatamente en el producto protegido por la denominación de origen. No es necesario que exista confusión directa entre los productos.
¿Las denominaciones de origen tienen reputación jurídica propia?
Sí. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que las denominaciones de origen poseen una reputación intrínseca asociada a la calidad del producto y a su origen geográfico, lo que justifica su protección reforzada.
¿Puede una marca aprovecharse de la reputación de una denominación de origen?
Sí. Si una marca utiliza un término protegido para beneficiarse del prestigio o calidad asociados a una denominación de origen, puede considerarse aprovechamiento indebido de su reputación, lo que justifica la denegación del registro.
¿Es necesario que el consumidor se confunda para que exista infracción?
No. En el caso de denominaciones de origen basta con que exista:
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evocación,
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uso indebido,
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o riesgo de asociación con el producto protegido.
La normativa no exige necesariamente riesgo de confusión.
¿Quién puede oponerse al registro de una marca que vulnere una denominación de origen?
Generalmente están legitimados:
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los consejos reguladores de la denominación de origen,
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las autoridades públicas competentes,
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o los operadores autorizados a utilizar la denominación.
© Pablo Maza
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