Cuando existen indicios de que un tercero está utilizando una invención patentada, uno de los principales problemas puede aparecer antes incluso de presentar la demanda: ¿cómo demostrar técnicamente la infracción si la información, el producto, el procedimiento o las pruebas relevantes están en poder del posible infractor?
En estos casos el ordenamiento español ofrece distintos mecanismos para obtener información o comprobar hechos antes de iniciar el procedimiento principal.
Conviene distinguir, especialmente, entre las diligencias preliminares reguladas por la Ley de Enjuiciamiento Civil y las diligencias de comprobación de hechos previstas específicamente en la Ley de Patentes. No son exactamente lo mismo, aunque pueden responder a problemas probatorios relacionados.
La elección del instrumento depende de qué se necesita conocer, qué evidencia existe ya, qué información permanece en poder del tercero y cuál será la acción judicial posterior.
Si tu asunto afecta de forma más amplia a una patente, modelo de utilidad, diseño o marca, puedes consultar también el área de Propiedad Industrial.
Diligencias preliminares y diligencias de comprobación de hechos: no son lo mismo
La primera cuestión importante es terminológica y procesal.
| Mecanismo | Finalidad principal | Regulación |
|---|---|---|
| Diligencias preliminares | Preparar una futura demanda obteniendo información, identificando intervinientes o accediendo a determinados documentos o datos necesarios para el procedimiento. | Ley de Enjuiciamiento Civil, especialmente artículos 256 y siguientes. |
| Diligencias de comprobación de hechos | Comprobar técnicamente hechos que puedan constituir una infracción del derecho exclusivo conferido por una patente cuando no sea posible verificarla adecuadamente por otros medios. | Ley 24/2015, de Patentes, artículos 123 a 126. |
| Aseguramiento de prueba | Evitar que una fuente de prueba existente pueda destruirse, alterarse o resultar imposible de practicar posteriormente. | Ley de Enjuiciamiento Civil. |
| Medidas cautelares | Evitar que la demora del proceso haga ineficaz la futura tutela judicial, por ejemplo limitando temporalmente determinados actos presuntamente infractores cuando concurran sus requisitos. | Ley de Patentes y Ley de Enjuiciamiento Civil. |
Esta distinción es importante porque no siempre que falta prueba procede solicitar el mismo mecanismo.
Una solicitud excesivamente amplia, poco vinculada con la futura demanda o utilizada simplemente para investigar si pudiera existir algún ilícito puede ser rechazada. Antes de acudir al juzgado hay que determinar exactamente qué hecho se pretende comprobar y por qué esa información es necesaria para la acción que se quiere ejercitar.
Qué permiten las diligencias preliminares de la Ley de Enjuiciamiento Civil
El artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula diferentes diligencias destinadas a preparar un procedimiento posterior.
En materia de propiedad industrial pueden resultar especialmente relevantes cuando el titular necesita obtener información que no puede conseguir razonablemente por sus propios medios.
Dependiendo del supuesto, pueden permitir solicitar información relacionada con:
- la identidad del posible infractor;
- fabricantes, productores, suministradores o distribuidores;
- mayoristas y minoristas vinculados con los productos investigados;
- cantidades producidas, suministradas, adquiridas o comercializadas;
- modelos y características técnicas de las mercancías;
- el origen y las redes de distribución;
- determinada documentación bancaria, financiera, comercial o aduanera cuando concurran los presupuestos legales;
- otras diligencias previstas específicamente por las leyes especiales.
La solicitud no debería convertirse en una búsqueda indiscriminada de información. Debe estar conectada con un procedimiento identificable que se pretende preparar y justificar por qué la información solicitada resulta necesaria para plantearlo correctamente.
Qué son las diligencias de comprobación de hechos en materia de patentes
La Ley 24/2015 regula un mecanismo específico para las infracciones de patente: las diligencias de comprobación de hechos.
Su finalidad es permitir que quien está legitimado para ejercer las acciones derivadas de una patente solicite judicialmente, con carácter urgente, la comprobación de hechos que pueden constituir una vulneración del derecho exclusivo.
La propia Ley de Patentes deja claro que este mecanismo existe sin perjuicio de las diligencias preliminares que puedan solicitarse conforme al artículo 256.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por tanto, antes de presentar una solicitud conviene preguntarse:
- ¿necesito identificar personas, empresas, redes de distribución o documentación?
- ¿o necesito que judicialmente se examine un producto, máquina, procedimiento o instalación para comprobar si técnicamente invade la patente?
La respuesta puede conducir a mecanismos diferentes.
Requisitos para obtener diligencias de comprobación de hechos
El artículo 123 de la Ley de Patentes establece un estándar exigente.
1. Legitimación para ejercer las acciones de patente
La solicitud debe proceder de quien esté legitimado para ejercer las acciones derivadas del derecho de patente.
Por eso, antes de plantear la estrategia procesal conviene revisar la titularidad del derecho, su vigencia y, cuando corresponda, la posición jurídica del licenciatario u otro legitimado.
2. Debe existir una infracción presumible
No basta con querer averiguar si quizá existe una infracción.
La solicitud debe partir de indicios suficientes que hagan presumible la vulneración de la patente. Las diligencias de comprobación no deberían utilizarse como una investigación prospectiva destinada a descubrir si aparece algún fundamento para demandar.
3. Debe existir dificultad real para comprobar los hechos por otra vía
Éste es uno de los requisitos estratégicamente más importantes.
La Ley exige que no resulte posible comprobar la realidad de la posible infracción sin recurrir a las diligencias solicitadas.
Por ejemplo, puede ocurrir que:
- el producto no pueda adquirirse normalmente en el mercado;
- la característica relevante se encuentre en el interior de un dispositivo;
- sea necesario examinar una máquina o instalación;
- el eventual uso infractor dependa de un procedimiento técnico no observable externamente;
- la prueba relevante se encuentre bajo control exclusivo del posible infractor.
Cuanta más evidencia pueda conseguirse lícitamente antes de acudir al juzgado, mejor podrá justificarse por qué la intervención judicial sigue siendo necesaria.
4. El solicitante debe prestar caución
El órgano judicial fijará una caución destinada a responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse como consecuencia de la práctica de las diligencias.
La solicitud, por tanto, debe plantearse teniendo en cuenta también el posible impacto de la medida sobre la empresa que deba soportarla.
Cómo se practican las diligencias de comprobación
Una de sus características esenciales es que no existe notificación previa de la práctica de la diligencia a quien deba soportarla.
La finalidad es evitar que una advertencia previa pueda frustrar la comprobación.
La Ley prevé la intervención del juez y del perito o peritos designados, que pueden examinar técnicamente los elementos necesarios para determinar si resulta presumible la infracción alegada.
Cuando de la comprobación resulte una posible infracción, puede realizarse una descripción detallada de elementos como:
- máquinas;
- dispositivos;
- productos;
- procedimientos;
- instalaciones;
- otras actuaciones relevantes para la posible infracción.
Pero este mecanismo también tiene límites importantes.
Confidencialidad y secretos empresariales
Una diligencia destinada a comprobar una posible infracción de patente no concede al solicitante acceso ilimitado a la información técnica o empresarial de un competidor.
La Ley de Patentes obliga a evitar que la diligencia se utilice para vulnerar secretos empresariales o realizar actos de competencia desleal.
Además, cuando resulte necesario obtener información confidencial para esclarecer los hechos, el órgano judicial puede adoptar medidas específicas para garantizar simultáneamente:
- la confidencialidad de la información;
- la tutela judicial efectiva del solicitante;
- los derechos de la empresa que soporta la diligencia.
Éste es un aspecto especialmente importante cuando la supuesta infracción afecta a procesos de fabricación, fórmulas, arquitectura técnica, software industrial, documentación de ingeniería o know-how.
Qué dice la jurisprudencia: el caso Fractus y las diligencias durante el Mobile World Congress
Un ejemplo especialmente útil es el analizado por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, en su Auto 84/2020, de 19 de mayo.
El asunto enfrentaba a Fractus, titular de una patente relacionada con antenas para dispositivos móviles, con NUU Mobile.
Fractus había solicitado medidas cautelares y, paralelamente, diligencias de comprobación de hechos respecto de determinados teléfonos que no había podido adquirir previamente en el mercado y que iban a exponerse durante el Mobile World Congress de Barcelona.
La actuación permitió obtener unidades de determinados dispositivos para que un perito examinara técnicamente sus antenas y las comparara con las características recogidas en una reivindicación de la patente.
El caso resulta particularmente interesante porque posteriormente se pretendió ampliar las diligencias ya acordadas a otros modelos distintos.
Una diligencia ya acordada no puede convertirse en una investigación abierta
La Audiencia Provincial rechazó esa ampliación.
Su criterio fue que, una vez acordada la práctica de las diligencias de comprobación de hechos, no cabe ampliar simplemente su objeto a nuevos productos mediante una extensión del procedimiento ya iniciado.
Si aparecen nuevos productos que también deben examinarse, puede ser necesario formular una nueva solicitud que cumpla nuevamente los requisitos legales.
La conclusión tiene una enorme relevancia práctica: el objeto de la solicitud debe definirse cuidadosamente desde el principio.
No es aconsejable plantear las diligencias como un procedimiento progresivo que pueda ir extendiéndose a cualquier producto que aparezca durante la investigación.
Diligencias de comprobación y medidas cautelares tampoco son lo mismo
El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona también permite distinguir dos funciones.
Las diligencias de comprobación están orientadas a determinar hechos técnicamente relevantes para una posible infracción.
Las medidas cautelares, en cambio, pretenden obtener una tutela provisional mientras se tramita el procedimiento principal cuando concurren los requisitos legales correspondientes.
Por ejemplo, comprobar técnicamente que un producto puede incorporar una característica protegida por una patente no significa automáticamente que se acuerde su retirada, prohibición de comercialización o cualquier otra medida cautelar.
Son decisiones procesales distintas y requieren analizar presupuestos diferentes.
Qué revisaría antes de solicitar unas diligencias en un caso de patente
Antes de plantear judicialmente una solicitud de este tipo, mi análisis empezaría por los siguientes puntos:
- Qué patente se pretende hacer valer y cuál es su situación jurídica.
- Qué reivindicaciones concretas pueden estar siendo infringidas.
- Qué producto, procedimiento o actuación concreta se quiere examinar.
- Qué indicios de infracción existen ya.
- Qué información puede conseguirse por medios ordinarios antes de acudir al juzgado.
- Por qué la infracción no puede comprobarse suficientemente sin intervención judicial.
- Qué alcance exacto deberían tener las diligencias.
- Qué conocimientos técnicos necesitará el perito.
- Qué secretos empresariales o información confidencial pueden verse afectados.
- Qué acción judicial se interpondrá posteriormente si la comprobación confirma los indicios.
En litigios técnicamente complejos suele resultar especialmente útil trabajar desde el principio con una comparación estructurada entre las reivindicaciones invocadas y las características del producto o procedimiento investigado.
La cuestión no es acumular información, sino identificar qué hecho técnico necesitamos demostrar para sostener jurídicamente la infracción.
Qué ocurre después de practicarse las diligencias
La documentación generada en unas diligencias de comprobación de hechos tiene una utilización limitada.
La Ley establece que el solicitante solo puede utilizar la documentación obtenida para plantear la correspondiente acción judicial y prohíbe su divulgación o comunicación a terceros.
Además, existe un plazo especialmente importante: si no se presenta la correspondiente demanda dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrega de la certificación de las diligencias, éstas quedan sin efecto y no pueden utilizarse en otra acción judicial.
Por tanto, no debería solicitarse una diligencia de comprobación sin haber diseñado previamente la estrategia procesal que debe seguir si el resultado confirma la posible infracción.
Qué hacer si tu empresa debe soportar unas diligencias
También es importante diferenciar el régimen de las diligencias preliminares de la LEC del de las diligencias de comprobación previstas específicamente en la Ley de Patentes.
En las diligencias preliminares ordinarias existe un régimen procesal de oposición.
En las diligencias de comprobación de hechos de la Ley de Patentes, sin embargo, la propia naturaleza de la medida determina que su práctica no se notifique previamente a quien deba soportarla.
Por ello, cuando una empresa recibe una actuación de este tipo, la respuesta debe ser inmediata y coordinada.
Revisaría especialmente:
- el contenido exacto del auto judicial;
- qué productos, instalaciones o actuaciones están comprendidos;
- si la actuación permanece dentro del objeto autorizado;
- qué información tiene carácter confidencial;
- qué secretos empresariales pueden verse comprometidos;
- qué observaciones técnicas deben trasladarse al perito y al juzgado;
- qué documentación debe conservarse para la posterior defensa;
- la estrategia frente a las acciones principales o cautelares que puedan seguir a la diligencia.
La empresa no debería obstaculizar una diligencia judicialmente acordada, pero tampoco asumir que la orden permite acceder indiscriminadamente a cualquier información técnica o empresarial.
Errores frecuentes al preparar diligencias por infracción de patente
- confundir diligencias preliminares con diligencias de comprobación de hechos;
- pretender utilizar la diligencia para averiguar de forma genérica si existe alguna infracción;
- no identificar correctamente las reivindicaciones relevantes de la patente;
- solicitar información más amplia de la necesaria para preparar la acción;
- no justificar por qué la prueba no puede obtenerse por otros medios;
- definir de forma imprecisa los productos o procedimientos que se quieren examinar;
- pretender ampliar después automáticamente la diligencia a nuevos productos;
- ignorar el posible acceso a secretos empresariales;
- confundir el resultado de la comprobación con la concesión automática de medidas cautelares;
- solicitar la diligencia sin haber previsto la futura demanda.
Preguntas frecuentes sobre diligencias preliminares e infracción de patente
¿Tengo que demostrar ya la infracción para solicitar una diligencia de comprobación?
No se exige haber probado definitivamente la infracción, porque precisamente la diligencia pretende comprobar determinados hechos. Sin embargo, sí deben existir circunstancias que hagan presumible la infracción y debe justificarse que no puede comprobarse adecuadamente sin recurrir a la diligencia solicitada.
¿Puede examinarse judicialmente un producto del posible infractor?
Puede acordarse el examen de productos, máquinas, dispositivos, instalaciones, procedimientos u otras actuaciones cuando concurran los requisitos de la Ley de Patentes y el examen resulte necesario para comprobar los hechos investigados.
¿Puedo ampliar después la diligencia a otros productos que descubra?
No debería darse por supuesto. La Audiencia Provincial de Barcelona ha señalado que, una vez acordada y especialmente una vez practicada la diligencia, no procede ampliar simplemente su objeto a nuevos productos. Puede resultar necesario formular una nueva solicitud.
¿Puedo pedir documentación comercial o financiera del infractor?
La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla diligencias específicas para la protección de derechos de propiedad industrial, incluida la obtención de determinada información y documentación cuando concurren los requisitos legales. Su procedencia dependerá del tipo de información, finalidad y circunstancias del caso.
¿Qué ocurre con los secretos empresariales?
La obtención de prueba no elimina la protección de la información confidencial. Tanto la Ley de Patentes como la legislación procesal contemplan mecanismos para impedir que la diligencia se utilice para acceder indebidamente a secretos empresariales o para fines ajenos al procedimiento.
¿Las diligencias de comprobación implican automáticamente que habrá una medida cautelar?
No. La comprobación de hechos y las medidas cautelares tienen funciones y requisitos diferentes. El resultado técnico de la diligencia puede ser relevante para una posterior solicitud, pero no sustituye el análisis de los presupuestos propios de la tutela cautelar.
¿Cuánto tiempo tengo para demandar después de unas diligencias de comprobación?
En las diligencias de comprobación reguladas por la Ley de Patentes, la demanda correspondiente debe presentarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrega al solicitante de la certificación de las diligencias si se pretende conservar sus efectos y utilizar la documentación obtenida en esa acción.
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Este artículo analiza un mecanismo procesal concreto para obtener prueba ante una posible infracción de patente.
Si el problema afecta de forma más amplia a la protección, titularidad, explotación o defensa de una patente, modelo de utilidad, marca o diseño, revisa el área principal de Propiedad Industrial.
También puedes consultar la información específica sobre Patentes y Modelos de Utilidad.
Fuentes jurídicas y jurisprudenciales
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, especialmente artículos 122 a 126.
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, especialmente artículos 256 y siguientes.
- Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, nº 84/2020, de 19 de mayo de 2020, ECLI:ES:APB:2020:3193A.
Asesoramiento en conflictos por infracción de patente
En una posible infracción de patente, la estrategia probatoria debe decidirse antes de presentar la demanda. Elegir entre diligencias preliminares, comprobación de hechos, aseguramiento de prueba, medidas cautelares o una combinación de actuaciones depende del derecho, la evidencia disponible y del objetivo procesal.
Si necesitas analizar una posible infracción o has recibido una actuación judicial relacionada con una patente, puedes solicitar una consulta estratégica para revisar la documentación, la prueba disponible y las opciones de actuación.
